自明性判断における二次的考慮事項に関し、業界功績 (industory praise)とライセンス許諾実績とで、判断基準が異なることが示された事件となります。
Ancora Techs., Inc. v. Roku, Inc. (Fed. Cir. 2025/6/16) Precedential
当事者系レビュー (IPR)において、PTABがAncora社の特許 US 6,411,941 B1 を自明と判断し無効としたことに対し、Ancora社が控訴した事件です。
この発明は、コンピュータが起動時に最初に実行するソフトウェアである BIOS (Basic Input/Output System)を利用して不正なソフトウェアの使用を制限するもので、「エージェント (agent)」 を用いて不揮発性メモリにソフトウェアライセンスの「検証構造 (verification structure)」をセットアップする点が特徴となっています。
クレーム
1. A method of restricting software operation within a license for use with a computer including an erasable, non-volatile memory area of a BIOS of the computer, and a volatile memory area; the method comprising the steps of:
selecting a program residing in the volatile memory,
using an agent to set up a verification structure in the erasable, non-volatile memory of the BIOS, the verification structure accommodating data that includes at least one license record,
verifying the program using at least the verification structure from the erasable non-volatile memory of the BIOS, and
acting on the program according to the verification.
争点の一つとして、Ancora社は、発明の非自明性を主張するために提出した証拠のうち、(a) 業界功績、および (b) ライセンスの許諾実績に関する証拠を適切に考慮しなかったと主張しました。
自明性の分析において実質的な重みを与えられるためには、二次的考慮の証拠はクレームと「関連性 (nexus)」を持たなければならない。すなわち、証拠と特許発明との間に法的かつ事実上十分な関連性がなければならない。
Henny Penny Corp. v. Frymaster LLC (Fed. Cir. 2019)
(a) に関連して、Ancora社は、上記特許を挙げている他社との共同プレスリリースや、上記特許を使用する製品に関する企業間の契約書を提出していました。CAFCは、PTABの判断、すなわち、これらの証拠が特許全体に向けられたものであり、争点とされているクレームとの関連 (nexus) を十分に示すものではないという結論を支持しました。
一方、(b)に関して、Ancora社は、上記特許の有力な企業へのライセンス契約やロイヤリティを証拠として提出していました。PTABは、(a) 同様、これらの証拠が特定のクレームとの関連を示せていないと結論付けていましたが、CAFCはこの判断を覆しました。
CAFCは、特許ライセンスがその性質上特許技術に直接結びついているものであり、クレームごとの切り分けは必要ないと判示しました。
LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc. (Fed. Cir. 2012)
これを受けて、PTABは、ライセンス許諾実績を考慮した上で、本件特許の有効性について再評価することになります。
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プロセキューションの段階で、本件のような二次的考慮事項に関する証拠を提出する機会はあまりないと思いますが、後の当事者系レビューや裁判において、ライセンス許諾実績は、他の考慮事項と比べて重視され得る点は知っておいて損はないと思います。
なお、本事件の解説は、AIPPI Japanの月刊誌にも掲載されています。ご興味ある方は事務所のホームページからご参照ください。