CloudofChange v. NCR (Fed.Cir.241218) 271(a) use | The U.S. Patent Practice

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CloudofChange, LLC v. NCR Corporation (Fed. Cir. 2024/12/18)

 

判決文原文

https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-1111.OPINION.12-18-2024_2438003.pdf

 

小売店のレジで使用される Point of Sale (POS) システムに関する特許のクレームにおいて、一部の構成要素が異なるエンティティ(サービスベンダとその利用者)によって実行される場合に、そのベンダの行為が "use" (使用)に相当するかが争点となった事件となります。

 

CloudofChange の保有する特許の代表図面とクレーム1は以下の通りとなります。主要なPOSの機能は Web Server によって提供され、ユーザ(主に自前でシステムを構築できない小規模な小売店)側で、インターフェースとなる装置やネット回線を準備する必要があります。

 

1. A web-based point of sale (POS) builder system comprising:
     one or more point of sale terminals that display POS screens,
     an internet connection from said one or more point of sale terminals to a web server,
     one or more local or remote POS workstations, and
     point of sale builder software that runs on said web server, wherein said local or remote workstations are utilized to build or edit said POS terminals in real time, from anywhere in the world and over the worldwide web,
     wherein said web servers are provided as a vendor subscription service wherein web server software resides and is hosted on said vendor’s remote servers and wherein subscriber company’s POS terminals access and repeatedly interact with said web server software from said vendor’s remote servers, in order to perform the subscriber’s desired terminal function, over a network, wherein the network comprises the Internet.

 

争点となったのは、(1) WebベースのPOSシステムを提供し、Web Server を介して顧客(小売店) にサービスを提供するNCRの行為が、上記システム特許の「使用 (use)」に該当するか、(2) 顧客による「使用」行為に対してNCRは代位責任 (vicarious liability) を負うか、という点でした。

 

(1) に関し、CAFCは、過去のケース(*1) を引用し、NCRではなくその顧客が「全体としてシステムを制御し、その利益を享受している(顧客が特許の目的のためにシステム部品を動作させ、各構成要素をサービスに投入することによりすべてのシステム要素を『使用』している)」とし、NCRの行為は「使用」にあたらないとしました。

 

(*1) Centillion Data Systems, LLC v. Qwest Communications International, Inc. (Fed. Cir. 2011)

 

また、(2)に関し、CAFCは、方法クレームとシステムクレームにおける代位責任の基準の違い(*2)について説明し、NCR は顧客に対してそのシステムに加入することや、POS 端末にアプリをダウンロードすることなどについて指示 (direct) または管理 (control) していないとし、NCRに代位責任はないと判断しました。

 

(*2) 「第 271 条 (a) では、特許された方法またはプロセスの『使用』の概念は、特許されたシステムまたはデバイスの使用とは根本的に異なる」「プロセスの使用には、記載されている各ステップを実行することが必然的に含まれるが、システム全体の使用には、そのシステム全体を使用し、そこから利益を得ることが含まれる」

NTP, Inc. v. Rsch. In Motion, Ltd., (Fed. Cir. 2005)

 

なお、方法特許について代位責任が認められたケースとしては以下を参照:

Centillion and Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc. (Fed. Cir. 2015) (en banc) (per curiam)

 

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蛇足ですが、POSはPoint of Saleの略です。Point of Salesと記載されているケースが散見されますのでご注意ください!