After AFCP 2.0 | The U.S. Patent Practice

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米国での特許実務に役立つ情報を発信しています。

AFCP 2.0終了に伴う記事があちらこちらで出ています。

 

USPTO

 

 

 

当ブログでも以前記事を書かせていただきました。

 

 

 

 

ファーストOAとその応答で決着をつける(そのために出願時にクレームを完全体にしておく)のが最重要というのが私の意見ですが、そうはいっても対応しきれなかったとき、Final後に何かできることがないか考えていました。

 

Final後であっても、基本的に、審査官はインタビューに応じてくれると思います。私は断られた記憶はないです(記憶から消えているだけかもしれませんが、受け入れてもらえることの方が断然多いはずです)

 

MPEP 713.09

通常、最終拒絶後に 1 回の面接が許可されるのは、出願を許可可能な状態にするため、または控訴前に問題を解決するためです。ただし、面接の前に、面接の目的と内容を簡潔に、できれば書面で提示する必要があります。このような面接は、審査官が、上訴の処分または説明が名目上のさらなる検討のみで達成できると確信した場合に許可されます。

(Google Translate)

 

従って、Final後にもインタビューを積極活用するという手があることにはあります。が、これと補正ができるかどうかは別問題なので、結局はRCEを回避することはできず、インタビューの分だけコストが高くつくケースにもなり得ます。

 

改めて、Final後の補正の制限をみてみると、

 

37 CFR 1.116(b)

(1) クレームを取り消すか、以前の庁の処分で明示的に規定された形式要件に従う補正を行うことができる。

(2) 控訴で検討するために、拒絶されたクレームをより適切な形式で提示する補正を容認することができる。または

 (3) 再審査中の出願または特許のメリットに関する補正は、補正が必要であり、以前に提出されなかった十分かつ十分な理由を示すことで容認することができる

(Google Translate, 下線部は筆者強調)

 

最後の下線部分、この根拠で補正にチャレンジできないかなと考えています。この基準については、一般的には難しいと解されており、審査官向けの古い資料では、「追加のサーチまたは簡単な確認以上の作業が必要な場合には補正は受け入れられない」とあります。Final後の補正が厳しいとされる所以ですが、規則と審査方針との間にギャップがあるのもまた事実です。

 

長年のプラクティスの結果なので、今更私が何かを試みてうまくいく可能性は高くはないと思いますが、どのみちRCEする可能性が高いのであれば、まずはRCEせず、例えばある限定的減縮補正をしたいケースで、審査官が後出しした引例によって必要となったこと(ファーストOAで引かれていればそのタイミングで提出できたこと)、既に審査済みのクレームに記載された文言より狭い文言であり追加のサーチや複雑な確認作業は必要ないことなどを主張して、補正にチャレンジしてみるのはどうかと考えています。

 

もしうまくいったらご報告させていただきます。