Esignature v. Adobe (Fed.Cir.24/7/3) 101 | The U.S. Patent Practice

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Esignature Software, LLC v. Adobe Inc. (Fed. Cir. 2024/7/3)

 

判決文原文:https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-1711.OPINION.7-3-2024_2344321.pdf

 

コンピュータ上でサインをする方法に関する発明で、抽象的概念であるという地裁の判断が支持され、特許無効とされた事例となります。

 
アメリカでは日常生活でサインを求められることが多く(病院や学校など)、コンピュータ上で表示された書類に対して、デジタルペンやタッチを使用して手元の端末で署名する機会が多くあります。この発明はそのような内容のものとなります。
 
クレーム1 (US 8,065,527) の内容は以下の通りですが、太字部分に着目して超訳すると、(a)電子書類を生成し(b)署名すべき人を選択し(c)署名の配置場所を示すタグを電子書類上に配置した上で(d)編集不能にし、(e)署名取得装置上に署名用ボックスを並べて(f)署名を取得する。(g)その署名は電子書類の配置場所に埋め込まれる。

 

1. A method for embedding a written signature into a secure electronic document, comprising:
      (a) forming a placeholder electronic document containing content to be attested to by a signature;
      (b) selecting a signing individual from a signer list;
      (c) placing a signature tag into the placeholder electronic document at a selected signature location, wherein the signature tag is associated with the signing individual and defines the signature location within the placeholder electronic document for the signing individual to sign;
      (d) securing the placeholder electronic document to form the secure electronic document having content
configured to be uneditable;
      (e) sizing an unsigned signature bounding box on a signature capture device based on a type of the

signature tag at the signature location, wherein the signature bounding box is displayed independently
of a display of the secure electronic document; and
      (f) capturing a signature with the signature capture device within the signature bounding box as the
signature is written by the signing individual, 

             (g) the signature capture device being configured to enable the signing individual to write the signature to be embedded into the secure electronic document at the signature location indicated by the signature tag to mimic a real world experience of signing paper documents.

 

(余談:最後のmimic以降の限定(斜体の部分)には笑ってしまいました。完全に不要な限定だと思いますが、嫌いではないです)

 
CAFCは、Aliceの2つのステップフレームワークに従い特許適格性を有さないという地裁の判断を支持しました。まずは地裁の認定を以下にまとめます。

 

ステップ1(抽象的概念か?)

・文書を署名によって認証するような、長く続くビジネス慣行(longlasting business practice)を対象としたクレームは、抽象的概念を対象とするものである
・本クレームにおいては、そのビジネス慣習を、汎用的なコンピュータ技術とともに列挙したに過ぎない
 
ステップ2(発明概念が抽象的概念を特許可能な応用へと変換しているか?)
・抽象的概念を実現するために汎用コンピュータの使用を列挙したに過ぎない

 

CAFCは、この判断を支持した上で、判例を引用し、特許権者による反論(クレームされた方法による電子的な署名の方法は本特許より前には存在しなかったので、長く続くビジネス慣習には該当しない)を退けました。

 

「地裁は、文書上の指定された場所に署名を適用することが、長く続くビジネス慣行であると結論付けた」(つまり電子的に署名をすることそのものが長く続くビジネス慣行であるといっているわけではない)

 

「クレームが、既存のビジネス慣行を、汎用的なコンピュータ技術とともに記載しているに過ぎない場合、そのクレームは抽象的概念を対象としている」Return Mail, Inc. v. USPS, (Fed. Cir. 2017)

 

上記の件においては、署名画像やタグのデータ処理などについての具体的な処理内容が記載され、かつ、それによって電子署名の分野における改善があれば、特許適格性を認められたかもしれません。(明細書を見る限り、そのような内容は開示されていいなようでしたが)
 
審査の段階では、商取引に関連する発明の場合、抽象的概念に分類されやすく、その開示もコンピュータの汎用機能の利用の域を出ないことが多いので、苦戦することも多いです。可能であれば、明細書作成段階からこのことを見越して、その分野固有のハードウェアやシステムについての記載や、データ処理などについての具体的な実装方法(単に表示する、だけではなく、データをどう加工してどう格納・出力するか)などを入れ込んでおいたほうが良いと思います。