８月２日の記事で、不正競争防止法２条１項１号に規定する「商品等表示」の表示主体になり得る者において、内部分裂が起きた場合、誰が表示主体として認められるのか？という問題について、FUKI事件（東京地裁平成２５年（ワ）第３８３２号 平成２６年１月２０日）の判決文を通して考えました。今日は同判決に関係した別事件を見て、商標権と不正競争防止法２条１項１号に基づく請求との関係を見ていきます。（判決文はＴＫＣローライブラリーより引用。引用文は「」をつけて、それ以外は、ＢＬＭ任意に抽出しまとめています。太字・着色はBLM。）
東京地裁平成２５年（ワ）第３２５５号 平成２６年１月２８日判決
当事者
原告 株式会社フキ ／ 被告 Ｂ
事案の概要
本件は，原告が、下記の本件商標権１乃至４（その登録商標を「本件商標１」等といい、本件商標権１～４を併せて「本件各商標権」といい，本件商標１～４を併せて「本件各商標」という。）は「昭和４６年６月中旬ころに原告代表者であるＡが原告のためにＣとの間で締結した委任契約（以下「本件委任契約」という。）に基づき，Ｃが同人名義で登録したものであり，本来は原告が本件各商標権の権利帰属者（登録名義人）たるべきものであるから，遅くともＣの死亡により本件委任契約が終了した時点で本件各商標権をＡ又は原告へ移転する義務が生じていたと主張して，Ｃの相続人である被告に対し，本件委任契約に基づく本件各商標権の移転登録手続を求めた事案」です。
ＢＬＭコメント：権利者は、個人名で移転を求めるため、被告Ｂさんと同じであると推測します。８月２日の記事の判決では、商標権３と４は本件標章１(1)、(2)に、商標権１は本件標章２に該当します。
商標権１ 登録第1105386号
登録日：昭和50(1975)年 2月 3日
登録商標：
商標権２ 登録第1183492号
登録日：昭和51(1976)年 2月 5日
登録商標：
商標権３ 登録1183493号
登録日 ： 昭和51(1976)年 2月 5日
登録商標：
商標権４ 登録1191200号
登録日 ： 昭和51(1976)年 3月 25日
登録商標：
（以上商標権１乃至４：J-PlatPatより抜粋）
前提事実
（１）ア 「原告は，昭和４６年６月２４日に設立されたキー及びキーコーナー用品の製造販売，刃物及び工具類の製造販売，錠前製造及び販売等を業とする株式会社」です。
イ 「被告は，Ｃの子」、「Ｃは，Ａの兄」（Ｃは、平成２２年９月２８日に死亡）です。
Ｃは「昭和３４年ころに後藤製作所の名称で元鍵，合鍵，合鍵複製機等の製造を開始し，昭和４１年６月ころに同事業について会社組織化して有限会社後藤製作所を設立し，昭和４５年７月ころに株式会社後藤製作所（以下，法人化の前後及び有限会社か株式会社であるかを問わず「後藤製作所」という。）を設立し」、「後藤製作所の代表取締役は，平成１３年以降は被告となってい」ます。
（２）本件各商標権は「いずれも昭和４６年６月２５日に出願され」、「本件各商標権の登録名義人はＣであったが」「相続による一般承継を原因とする被告への移転登録がされてい」ます。
（３）ア 旧商標法下の「連合商標制度」では「既存の登録商標」に類似する範囲（商標及び指定商品（役務））では、「既存の登録商標の商標権者が連合商標の商標登録出願をした場合に限って商標登録を受けることができ，登録された商標と既存の登録商標は相互に連合商標となるとされ（同法７条１項，２項），また，連合商標に係る商標権は分離して移転することができないとされてい」ました（同法２４条２項）。
イ Ｃは，本件各商標権の出願前において，下記の「類似商標権１乃至３」を有していました（その登録商標を「類似商標１」等といい、類似商標権１～３を併せて「類似各商標権」といい，類似商標１～３を併せて「類似各商標」という。）。
類似商標権１ 登録 第660152号
登録日：昭和39(1964)年 12月 1日
登録商標：
類似商標権２ 登録第745547号
登録日：昭和42(1967)年 6月 23日
登録商標：
類似商標権３ 登録第898687号 （現在権利抹消）
登録日：昭和46(1971)年 5月 25日
登録商標：
（見えにくいので、J-PlatPatで確認して下さい。）
（以上類似商標権１乃至３：J-PlatPatより抜粋）
ウ 本件各商標は「本件商標１及び４については類似商標１及び３の連合商標として，本件商標２及び３については類似商標２の連合商標としてそれぞれ登録されてい」ます。
BLMコメント： 
類似商標権１乃至３の方が、もともと被告のお父様が有していたということです。 
通常は、会社に商標権を属させる方が争いは少ないように思いますが、創業者がご健在の場合はよいのですが、お亡くなりになった後、親族が承継した場合に、創業者ご存命中に共に汗を流して会社又は事業を大きくしてきた者達にとっては複雑な気持ちになるかもしれません。 
なお、類似商標権１乃至３は移転登録手続の請求対象には含まれていませんが、いいのでしょうか？ いずれも専用権の範囲は独占排他的に使用でき、類似の範囲（つまり、「フキ」にとっては「ＦＵＫＩ」、「ＦＵＫＩ」にとっては「フキ」は禁止権の範囲でこれが重なった場合は、両権利者はその範囲で使用できないと解されるので、「ＦＵＫＩ」の移転登録手続きを求めなくてもよいとも考えられます。但し、少なくとも不使用取消審判の審判便覧では、片仮名と英文字は社会的同一とされており、「フキ」は「ＦＵＫＩ」の専用権の範囲の使用とも言えないか？とも思いますが、難しいですね、商標の同一又は類似の判断って…。
（４）「Ｃ，後藤製作所，Ａ及び原告は，昭和４８年１２月２５日，以下の内容の契約（以下「甲２３４契約」という。）を締結し」ました。
なお、BLM私見では、下記「ア 商標権等の譲渡」の対象は、意匠権はともかく、商標権については、鍵とは余り関係のない日用品のようです。リンク先のJ-PlatPat情報をご参照。
「ア 商標権等の譲渡
Ｃは，Ａに対し，〔１〕商標権（登録番号第７２１２０６号），〔２〕意匠権（登録番号第３２５６９７号），〔３〕３件の商標登録出願（昭和４６年商標登録願第６６２３３号，第６６２３４号及び第６６２３５号）により生じる権利，〔４〕３件の意匠登録出願（昭和４６年意匠登録願第２８３６６号，２８３６７号及び２８３６８号）に係る意匠登録を受ける権利を譲渡する。（第１条）」
「イ 使用許諾
（ア）Ｃは，後藤製作所，Ａ及び原告に対し，類似各商標権及び当時出願中であった本件各商標権の通常使用権を無償で許諾する。（第２条，第４条）
Ａは，上記通常使用権を商標登録原簿に登録することとし，その費用はＡが負担する。（第５条）
原告が取得した上記通常使用権は，Ａが原告の代表取締役の地位を失った場合には直ちにその権利を失う。（第９条１項）」
「（イ）Ａは，Ｃ及び後藤製作所に対し，上記アで譲渡された商標権等の通常使用権あるいは通常実施権を無償で許諾する。（第３条，第４条）
後藤製作所が取得した上記通常使用権あるいは通常実施権は，Ｃが後藤製作所の代表取締役の地位を失った場合には直ちにその権利を失う。（第９条２項）」
「ウ 鍵母材の使用について
Ａ及び原告は，類似商標１が付された鍵母材（半製品を含む。）については，すべてＣ又は後藤製作所が製造したものを購入販売することとし，他の者から購入した鍵母材に類似商標１を付さない。（第７条）」
「エ 品質保証等
Ａ及び原告は，上記イ（ア）で使用許諾された商標（類似各商標及び本件各商標）を付した商品の品質が優秀であることを保証し，使用を許諾された商標権が有する信用を毀損するような行為をしないことを約束する。Ｃ及び後藤製作所が上記イ（イ）で取得した使用権あるいは実施権の行使に当たっても同様とする。（第８条）」
「オ 契約解除
ＣはＡ又は原告が上記ウ及びエに反する行為をした場合等に，ＡはＣ又は後藤製作所が上記エに反する行為をした場合等に，それぞれ２週間の予告期間をおいた書面による催告の後，本契約を解除できる。（第１０条１項，第１２条１項）」
第３ 当裁判所の判断
１ 争点（１）について
（１）裁判所は、「本件各商標権は，Ｃを出願人として商標登録出願がされ，Ｃを商標権者として設定の登録がされ」「有効に存続している」ため、「Ｃの相続人である被告に帰属していることは明らか」とし、「原告が被告に対しその移転登録手続を求めるためには，単にその実質的な権利が原告又はその代表者であるＡに帰属していると主張するだけでは足りず，移転登録請求権を基礎付ける法律上の原因があることが必要となる」と判断しました。
BLM私見では、こういうところが、不正競争防止法で争うより、事前に商標権をきちんと取得するメリットと思います。
そして「原告は，ＣとＡとの間に本件委任契約が締結され，ＣはＡ又は原告のために本件各商標権を取得したものである旨主張し」、その「根拠として」「〔１〕本件出願当時，連合商標制度が存在したこと，〔２〕本件各商標は原告の事業のために考案され，出願されたものであったこと，〔３〕原告のみが本件各商標を使用し，周知性を獲得したこと，〔４〕本件各商標権の登録及び維持のための諸費用を原告が負担していること，〔５〕原告名義で登録された商標権が存在すること，〔６〕甲２３４契約も本件委任契約の存在を裏付けるものであることを挙げるので，以下，原告の主張の当否につき検討する」として、検討を続けます。
（２）後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
ア Ａは、当初「合鍵作成の指導をＣから受け」「後藤製作所内において合鍵複製業を開始し」、その後「Ｃの了解の下，後藤製作所から独立して「新橋キーセンター」との名称で合鍵複製業を専門とする店舗を開設し」、さらに「合鍵複製業，合鍵，元鍵，鍵関連商品及び合鍵複製機の販売を業とする有限会社ゴトウを設立し，昭和４５年８月に同社を株式会社に組織変更した後，昭和４６年６月２４日に同社とその取引先会社を統合させて原告を設立した。」
イ 「後藤製作所は，Ｃの妻の名前に由来する「ＦＵＫＩ」というロゴを刻印したキーブランク（合鍵等を作成するために使用する削られていない鍵）を製造し」「類似商標１」「類似商標２」「類似商標３」を順次出願し，それぞれ「商標登録を受けた。」
ウ 「ＣとＡは，遅くとも原告が設立されたころまでには，キーブランク及びキーマシン（合鍵等を製作する機械）の製造を後藤製作所が，その販売を原告が行うという合意をし」「その頃以降，後藤製作所は上記イのキーブランク及びキーマシンを製造し，原告は上記キーブランク等を後藤製作所から購入し，これにより作成した合鍵等の販売をしていた。」
エ 「原告の商号は，その前身である株式会社ゴトウにおいて上記「ＦＵＫＩ」のロゴを刻印したキーブランクを多数取扱い，キーホルダー等にも「ＦＵＫＩ」のロゴを付けて販売していたことから，Ａが決定した」。
オ 「甲２３４契約が締結された」頃までに、「商標権若しくは意匠権又はその出願中の権利は，甲２３４契約によりＣからＡに譲渡されたが，（ア）の「指定商品を旧９類又は旧１３類とする類似各商標及び本件各商標」については譲渡はされず，「Ｃが後藤製作所，Ａ及び原告に通常使用権を許諾するものとされた。なお，旧９類の指定商品にはキーマシン等が，旧１３類の指定商品にはキーブランク等が，旧１９類の指定商品には旗等が含まれる。」
カ 「原告と後藤製作所は上記ウの取引を継続していたが，平成２１年ころまでに両者の関係が悪化し」、「原告及びＡと後藤製作所及び被告は，同年７月ころに関係改善のための交渉を開始した。」
「当初，原告の側は，本件各商標権はＣの了解を得てＣの名義で登録したものであるとしつつ，本件各商標権の商標権者がＣであることを前提として商標権の譲渡，使用許諾あるいは使用終了の申出」をしていたが」、後の「書面で、「本件各商標権は原告の名義に変更されてしかるべきである旨を主張するようになった。」その後「本件各商標権は，連合商標制度のため原告名義では登録を受けられなかったのでＣ名義で登録されたものである旨主張するに至り」、「甲２３４契約は，実質的には譲渡の趣旨で，Ｃから原告及びＡに対して本件各商標権の使用許諾をしたものである旨を主張するに至った」が、交渉は決裂した。
キ 本件各商標権の存続期間の更新登録や指定商品の書換登録がされた。これらの費用のうち，原告は，本件商標権２～４の平成８年の更新登録に係る登録費用及び弁理士費用を負担した。なお「類似商標１及び２に関する費用を原告が負担」等した。
他方，被告は，「本件商標権１の平成７年」「本件商標権２～４の平成７年又は平成８年」「本件商標権２及び３の平成１７年」「本件商標権４の平成１８年の更新登録に係る」費用等を負担した。
（３）以上の事実を踏まえ、裁判所は「原告において本件各商標につき商標権を取得したいが名義を借りてよいか尋ねたところ，Ｃは，元鍵以外はＡに任せるから自由に使っていいよと回答し，Ｃが，同人名義で本件出願をし，登録後の維持管理をすることを承諾した旨陳述する」が、これを「裏付ける客観的な証拠は何ら存在しない上，これにより明らかになっているのはＣが出願人となって本件各商標の商標登録出願をすること及び原告が本件各商標を自由に使用することができることのみであり，これによって本件委任契約の内容（原告の主張によるとすれば委任終了後は原告又はＡへの移転登録をすること）について合意されたと認めることは困難である。」とし、「むしろ，甲２３４契約においては，本件各商標権はＣに帰属し，後藤製作所，Ａ及び原告に対して本件各商標権の通常使用権を設定する旨の明文の定めがある一方，本件委任契約の存在を裏付けるような条項は存在」せず、「本件各商標権が実質的に原告又はＡに帰属するというのであれば，Ｃは本件各商標権を第三者に譲渡し，又は使用許諾することができないなどといった条項が設けられてしかるべきであるのに，そのような条項は存在しない」としました。
そして「甲２３４契約の各項を前記認定の事実関係に照らして解釈すると，Ｃが出願した商標及び意匠につき」「本件各商標及び類似各商標についてはＣが保有し続け，原告及びＡに通常使用権を許諾するものとし」「その余の商標及び意匠についてはＣがＡに譲渡すると分類されたのは，後藤製作所がキーブランク及びキーマシンを製造し，原告がこれを購入して合鍵等を販売するとの」「合意」の下，Ｃが「キーブランク及びキーマシンを指定商品としない商標及びこれらと異なる物品に係る意匠や，「フキ」の称呼を生じない商標は譲り渡してよいが」「キーブランク又はキーマシンを指定商品とする商標であって「フキ」の称呼を生じるものは譲渡しないとの意思を有していたものと推認することができる。」と判断しました。
これに加え「甲２３４契約には，原告及びＡが本件各商標を付した商品の品質が優秀であることを保証し，本件各商標権が有する信用を毀損するような行為をしないこと」、「原告又はＡに契約違反があったときはＣは本件各商標権の使用許諾を解除することができること」、「Ａが原告の代表取締役の地位を失った場合には原告は本件各商標を使用する権利を失うことといった条項が設けられており」、「これらの合意内容は，Ｃが原告又はＡのために本件各商標権を登録し，維持管理するという本件委任契約とは相いれないもので」、「甲２３４契約は，本件委任契約の成立を根拠付けるものではなく，かえってその存在を否定する根拠になる」と判断しました。
（４）「さらに，原告の主張する上記〔１〕～〔５〕の各点についても，以下のとおり，本件委任契約の成立を根拠付けるものではないと解するのが相当である」としました。
ア 「類似各商標に類似しない商標並びに本件商標２及び３と外観を同じくするが類似各商標とは指定商品が類似しない商標や意匠についてもＣが出願しており，連合商標制度により登録できるものか否かで別異の取扱いはされていない」点、「連合商標制度に関する主張は交渉開始から約１年を経過した後に初めてされたものである」点からすると「本件各商標権がＣ名義で出願登録された理由が連合商標制度にあると認めることはできない。」
イ 「本件各商標（殊に鍵の図形とＦＵＫＩの文字の組み合わせから成る本件商標３及び４）は原告がデザイナーに依頼して考案されたものであると認めることができる」が、「これらの商標から「フキ」の称呼が生じることは明らか」で、「「フキ」の称呼を有する商標は従前からＣないし後藤製作所が旧９類及び旧１３類の指定商品に使用して」おり、「原告の設立後も，後藤製作所が製造を，原告が販売を行う旨」の「合意の下，後藤製作所が使用することが予想され」、「加え，Ａが兄であるＣの指導の下で合鍵の製作方法を取得して合鍵製造業を開始していることからすると，少なくとも昭和４６年当時は，Ｃが中心になって兄弟で事業を行」い、「Ｃが自らを権利者として自己のために商標登録出願をし，原告に使用許諾をすることにも相応の理由があ」り、「甲２３４契約はこれに沿うものと認められる」とし、「本件各商標が原告の事業のために考案されたものであるとの点は，本件委任契約の成立を裏付けるに足りない」と判断しました。
ウ 「原告は，本件各商標を使用してきたのは原告のみであって後藤製作所はこれを使用しておらず，本件各商標は原告の商品等表示として周知となっている旨主張する」が、「原告主張のような事実関係が認められるとしても，商標の使用許諾がされた場合に使用権者のみがこれを使用し，使用権者の商標として広く知られるようになることは十分にあり得るから，原告の主張は本件委任契約の存在をうかがわせる事情となり得」ないと判断しました。
エ 「本件各商標権の出願及び登録等に関する費用は」「原告が存続期間更新登録に係る費用の一部を負担しているものの，後藤製作所が負担した部分が大き」く、「原告が負担した上記費用についても，原告が本件各商標権の通常使用権の許諾を受けていることからすれば，本件委任契約の存否にかかわらず，本件各商標権の維持に要する費用を原告が負担することはあり得る」ため、「本件委任契約の成立を裏付けるものということはできない」と判断しました。
オ 「原告が自ら出願人となって商標登録出願をしたのは本件出願から２０年以上後のことであるから」「これらの出願が本件委任契約の存在を裏付ける事情となり得ないことは明らか」と判断しました。
裁判所は、「以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，原告の請求は理由がない。
示したことから明らか」であるとし、原告の請求を棄却されました。
BLM感想
事業を大きくしたのは原告で、鍵の絵柄をデザインした標章は原告の考案である等を考えると、原告の気持ちも分からなくはないですが、商標権がCという個人に帰属し、実質的に使用されている以上、この帰属を覆せず、しかも契約も、明らかに、メインの事業に係る商標権の帰属はCという個人が有することを前提にされているように見える以上、この帰属を覆せませんね。そして個人に帰属している以上は、亡くなったら、相続による移転登録が基本です。商標権は実体に即さない場合もあるかもしれませんが、予測可能性があり、取引秩序の維持には資すると言えるかもしれません。この点、不正競争防止法でいくと、マーケティング上の寄与度も、周知表示の主体性の判断を左右しそうで、面白い点かもしれません。今日はここまで
by BLM
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