アメリカ特許法改正(8) | 知財弁護士の本棚

知財弁護士の本棚

企業法務を専門とする弁護士です(登録28年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。

ルネス総合法律事務所 弁護士 木村耕太郎

 アメリカ特許法112条は、「明細書は・・・発明を実施するのに最適であると発明者が考える態様(ベスト・モード)を規定しなければならない」と定めています。



The specification ... shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.



 112条そのものは、今回の改正で変更はありません。



改正前282条は、「(3)本法112条・・・の要件を満たさないことを理由とする特許または一の請求項の無効」について「特許の有効性または侵害に関する訴訟において抗弁となる」旨を規定していました。



The following shall be defenses in any action involving the validity or infringement of a patent and shall be pleaded:

(3) Invalidity of the patent or any claim in suit for failure to comply with any requirement of sections 112 or 251 of this title[.]



改正法では、この(3)の部分が以下のように変更されました。



(3) Invalidity of the patent or any claim in suit for failure to comply with—

(A) any requirement of section 112, except that the failure to disclose the best mode shall not be a basis on which any claim of a patent may be canceled or held invalid or otherwise unenforceable; or

(B) any requirement of section 251.




「ただし、ベスト・モードを開示していないことは、特許の請求項が取り消され、無効とされ、その他権利行使不能とされる根拠とはならない。」との文が付加されたのです。



要するに、112条の他の要件(記述要件、実施可能要件など)を満たさないことは従前どおり無効理由として主張できますが、ベスト・モード要件を満たさないことは無効理由として主張できないことになりました。



参考までに、112条第1文の全文を掲げます。



The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.




112条そのものは、今回の改正で変更はありませんので、出願手続における拒絶理由としては残ることになります。