FAQ: 継続／分割出願時に親出願で提出・考慮済みのIDS文献を再提出する必要はありません | The U.S. Patent Practice
Amebaホームピグアメブロ
芸能人ブログ人気ブログ
新規登録
ログイン

The U.S. Patent Practice

米国での特許実務に役立つ情報を発信しています。

FAQ: 継続／分割出願時に親出願で提出・考慮済みのIDS文献を再提出する必要はありません

親出願において審査官により「考慮済み (considered)」 とされた文献は、継続／分割出願において再提出は不要です。言い換えると、再提出がなくても、情報開示義務 (Duty of Disclosure) に反しないのがUSPTOの運用です。


Information Disclosure Statement (IDS, 情報開示陳述書)に関する基本的なルール

  • 「出願人及び出願書類の作成並びに／又は出願手続の遂行に実質的に関与する他の者は . . . 特許性について重要 (material to patentability) である情報を庁に提供する義務を負う」 (審査便覧 (MPEP) 609)
  • この義務に違反すると、不正行為 (inequitable conduct)として権利行使不能となる可能性がある
  • 不正行為が認められるための要件
    1. USPTOを欺く意図 (intent to deceive)
      • 不注意 (negligence), 重過失 (gross negligence)では不十分 
      • ただし、積極的かつ極めて悪質な不正行為 (affirmative egregious misconduct) があった場合はこの限りでない
    2. 特許性について重要な情報であること、すなわち、USPTOが認識していればクレームを許可しないと考えられる情報であること
      (Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co. (Fed. Cir. 2011))
  • この義務は、特許発行手数料納付後、特許が発行されるまで継続する

 

USPTOは、親出願で考慮済みのIDS文献の取り扱いについて、以下の通り明示しています。

 

MPEP 609.02  II.  A.    

2.  37 CFR 1.53(b)に基づく継続出願、分割出願、または一部継続出願
審査官は、以下の場合の審査において、親出願（国際出願を除く。上記I項参照）において特許庁が考慮した情報を考慮する (will consider)。

(A) 37 CFR 1.53(b)に基づいて提出された継続出願、

(B) 37 CFR 1.53(b)に基づいて提出された分割出願、または

(C) 37 CFR 1.53(b)に基づいて提出された一部継続出願。

出願人が当該情報を特許（公報上）に記載することを希望しない限り、継続出願において当該情報の一覧を再提出する必要はない。

(強調と補足は筆者による)

 

USPTOが自ら「再提出する必要はない」としており、これに従ってIDS文献を再提出しなくても、USPTOを欺く意図が認定される可能性は低いと考えられます。

 

古い例ですが、分割出願において親出願で考慮済みのIDS文献を再提出しなかったとしても、これが不正行為とは認められないとした判例もあります。　ATD Corp. v. Lydall, Inc., (Fed. Cir. 1998)

§ 609に鑑み、出願人が親出願において引用または提出された情報を分割出願において再提出しないことは、不公正な行為とはならない。Transmatic, Inc. v. Gulton Industries, Inc., 849 F.Supp. を参照。 

 

また、親子関係にある出願のIDS文献の取り扱いと関連して、その孫出願においても、親出願で考慮済みのIDS文献の再提出は不要と考えられます。子出願を担当する審査官は、親出願で考慮済みのIDS文献を考慮するので、孫出願の審査官は、子出願で考慮されたIDS文献（親出願で考慮されたIDS文献を含む）も検討することになります。

 

したがって、重要なのは、親出願・子出願に関係なく、IDSとして提出したにも関わらず、審査官によって考慮されていないIDS文献がないかを注意深く監視しておくことになります。通常、考慮されなかった文献については、オフィスアクションの中で拒絶理由とともに明示されます。

 

一般的なローファームでしたら、提出済・未考慮の文献をウォッチしているはずですが、開示義務は出願人に課されたものであることから、ダブルチェックする体制をもっておくとより良いと思います。

 

なお、子出願においてIDS文献の提出を省略した場合、その省略されたIDS文献は、子出願の特許公報の "References Cited" 欄に掲載されなくなります (USPTOの特許公報のサンプル)。従って、考慮済みの文献を特許公報で積極的に明示したい場合には、子出願においても文献を再提出することになります。

 

USPTOは、2025年の庁手数料の改定 (USPTOの説明資料) に伴い、IDSで提出した文献数に応じた新たな手数料を導入しています。子出願の際、意図せず不要な文献を提出することにより、無用なコストを負わないようにご注意ください。

 

 

ローファームにもよりますが、手数料改定前は、子出願の際、親出願で提出したすべてのIDS文献を再提出する運用としていたところも多いと思います。出願人から明確な指示を行わないと、この古い運用のまま大量のIDS文献を提出され、意図しない手数料を負う可能性がありますので、ご注意ください。

 

(2025/10/27 更新・再掲)