先日のエントリでは、先行技術文献との対比において有効でない、いわゆる Patentable Weight のない限定について簡単にまとめました。
審査便覧/MPEP上はご説明した通りなのですが、現場の審査官は、フレキシブルにこの概念を適用してきます。
Patentable Weightのない限定というのは、先行技術文献との対比においてと、わざわざ枕詞をおいているように、特許性の観点から重みがないことを示すのであって、表現そのものが不明確であるとか、何かの要件に違反しているわけではありません。したがって、その表現の存在のみを理由として、オブジェクションや第112条(b) 拒絶理由（不明確性）を発行される筋合いははないのですが・・・たまに、そのような審査官もいます。
審査便覧にはない対応であるため、反論したくなるところなのですが、審査官の裁量が大きい米国の審査では、本質的に間違っており受け入れると不利益が生ずる場合を除いて、手間とコストとリターンの観点から、審査官の判断に従っておいたほうが良いと個人的には思います。
また、前回のエントリでも少し触れたのですが、単に機能的な文言だからと、Patentable Weightなしと主張する審査官もいます。この場合、その文言が、クレームされた主題の機能をきちんと限定している場合には、反論する余地があります。
機能的限定は、クレームの他の限定と同様に、それが使用される文脈において、関連技術の当業者に公正に伝達される内容について評価および検討されなければならない。