Express abandonment | The U.S. Patent Practice

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米国での特許実務に役立つ情報を発信しています。

米国出願後、何らかの事情により、ファーストオフィスアクションが発行される前の段階で、放棄の決定をすることがあると思います。このとき、特定の要件が満たされていれば、庁に対して所定の手続きをすることにより、料金の一部が返還 (refund) されます。

 

ここで、今年の料金改定の際、規則が変更となり(以下、下線の部分)、PCT出願の国内移行を行ったケースでも、一部のフィーの返還を求めることができるようになりました。(詳細は Fedral Register の "Section 1.138" 参照)

 

CFR 1.138 (d) (←MPEPの方は2025/1の改正が反映されていないため、別のサイトにリンクしています)

(d) 2004 年 12 月 8 日以降に 35 U.S.C. 111(a) および § 1.53(b) に基づいて提出された出願、または 2004 年 12 月 8 日以降に基本国内手数料 (basic national fee) が支払われた 35 U.S.C. 371 に基づく国内段階出願を放棄し、出願で支払われた調査手数料 (search fee) および超過クレーム手数料 (excess claims fee) の払い戻しを求める出願人は、出願の審査が行われる前に、このパラグラフに基づく請願書によって明示的放棄の宣言書を提出する必要がある。・・・このパラグラフに基づく払い戻しは、§§ 1.16 および 1.492 に規定されている調査手数料および超過クレーム手数料に限定される。出願時に支払われた調査手数料および超過クレーム手数料の返還請求が、本項に基づく明示的放棄の宣言とともに、または本項に基づく明示的放棄の宣言が提出された日から 2 か月以内に提出されなかった場合、特許庁は、出願時に支払われた調査手数料および超過クレーム手数料の全額を留保することができる。この 2 か月の期間は延長することができない。本項に基づく請願および明示的放棄の宣言が出願の審査が行われる前に提出されなかった場合、特許庁は、§ 1.26 に規定されている場合を除き、出願時に支払われた調査手数料および超過クレーム手数料のいかなる部分も返還しない。

(Google Translate with post-editing)

 

払い戻し全般に関する情報は USPTO のサイトに詳しく記載されています。

 

調査手数料 ($580 or $770)、超過クレーム手数料 (クレームあたり$600 or $200)  の払い戻しを受けるためには、審査が開始される前に手続きをする必要があります。放棄が決まったら、速やかに現地代理人に指示を出して、手続きを進めることが必要となります。

 

なお、出願人側で準備する書類は特にありません。全て代理人側で、フォーム提出(嘆願書返還要求)により完結する手続きとなります。