一つ目のsecond circuit | The U.S. Patent Practice

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審査官のこだわりシリーズ

 

こだわり・・・という程のものでもないかもしれませんが、審査官によって対応が異なる例の一つです。

 

クレーム1

→クレーム2: クレーム1に従属、"a first circuit" を含む

→クレーム3: クレーム1に従属、"a second circuit" を含む

 

このパターンだと、クレーム1 -> クレーム3と読んだ時、"a first circuit"が現れないまま、"a second circuit"が現れることになります。

 

 

一つ目なのに「第2の」とはこれ如何に!というわけです。

 

日本の明細書だと、クレームの構成要素と明細書の符号付の要素とが対応付けられていたりしますので、そのような根拠(定義)があるのであれば、その旨反論しても良いと思います。

 

そのような定義がないのであれば、示唆されたとおりに修正してもよいかなと思います。クレーム解釈の際、同じ名前だから同じ要素を指しているはずだという主張が考えられますが、firstやsecondがIDとして機能しておらず、単に定義の順番を表していることが、このObjectionのやり取りで明らかなので、問題はないと思います。

 

それでも心配であれば、補正の根拠で、クレームの構成要素と、一実施形態における対応する要素とを示して、2つのcircuitは異なるものであることを明示しておくと良いと思います。