選択要求に対する応答では対応クレームを指定する必要があります | The U.S. Patent Practice

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米国での特許実務に役立つ情報を発信しています。

既に日本語での情報もたくさんあるため、改めてまとめなおす必要はないと思いますが、出願人/国内代理人の方からのご指示をいただく際、今でも気になる点がありますので、ここでご紹介しておきたいと思います。

 

限定要求 (Restriction Requirement)

"Group"または"Invention"の選択をする。選択すべきクレームが審査官によって示唆される。審査を希望するクレームに対応する"Group"または"Invention"を選んで応答(あるいは反論)。

 

 

選択要求 (Election of Species Requirement)

"Species" (実施形態) の選択をする。選択したSpeciesに対応するクレームは基本的に示唆されない。審査を希望するSpecies及び対応するクレームを指定して応答(あるいは反論)。

 

 

すなわち、Speciesの選択だけでなく、対応するクレームの指定が必要です!(加えて、全てのSpeciesの上位概念にあたるクレームがあればこれも指定)

 

クレームを指定せずにSpeciesだけ選択して現地代理人に応答指示すると、問い合わせを受けるか、予期せぬタイムチャージを要する可能性があります(固定料金の場合を除く)。
 
通常、限定要求/選択要求にコストをかける出願人/代理人はあまりいないように思いますが、選択要求の場合の対応クレームの選択には(案件にもよりますが)結構神経を使います。必ずしも、クレームと実施形態が一対一で対応しているわけではないため、構成要素と実施形態の確認作業が必要となります。
 
セミナーでお話する機会があるときにはお伝えしているのですが、実施形態が第5や第6のように多数ある場合、米国での選択要求への対応を見越して、あらかじめクレームと実施形態との対応関係を記録して参照可能にしておくことをお勧めします。