先使用権とon sale bar

　特許出願すると公開されて製品の組成等に関する技術情報やノウハウがオープンになってしまうので、特許出願するのをやめて秘匿することがある(化学系の小発明についてはこの判断が正しい場合が多いというのが私の印象です)。しかし、この後に他社が独自にその技術を発明し、特許出願して権利化し、特許侵害を主張してきた場合に備える必要がある。通常、先使用権（特許法79条）を主張できるように資料を備えることになる。

　但し、日本でしか実施していない場合、先使用権が発生するのは日本だけである。このため、製品を日本で販売する分については取り敢えず問題ないとしても、その他社特許が例えば、中国や米国等の外国でも権利化された後に、外国に輸出しようとすれば先使用権の主張では解決できない。

　ここで、米国で特許侵害の主張がなされた場合、日本における製品の販売に基づいて、その特許には新規性が無いとの無効理由を主張することが考えられる（on sale bar（102条(a)(1)））。米国特許法（AIA）では販売による新規性の喪失は米国のみならず、米国以外の国における販売についても対象となると考えられているためである。

　同じ理由で、自分がノウハウ秘匿していた技術を販売後に改めて特許出願したとしても日本では特許されることがあっても、米国ではon sale barの拒絶理由が内在しており、仮に特許されたとしても無効なものとなる（本来IDSで情報開示するので、特許にならない）。

化学系出願の担当者の苦しい立場

　知財部の部員は、傍から見て自分のペースで仕事ができる比較的楽な仕事に見えるようだ。しかし、実際には拒絶理由の応答期限が毎日又は数日おきにはあり、特許出願の期限もあって結構プレシャーとの闘いとなる大変な仕事である。他の部署で体調を崩した人が、知財部に人事異動になることが時々あるが、健康を取り戻したという話は聞かない。

　特許出願に関して悩ましいことの一つに、知財部員が発明の効果、特に特許請求の範囲に記載する数値範囲を裏付けるデータを開発部署から集めることである。著名な化学メーカーの開発者ならば発明を裏付けるデータを用意するのは当たり前なのであろうが、中小企業の場合は簡単にはいかない。

　製品化することが決まっている対象や、研究開発中の製品等のデータであれば、知財担当者が必要な全範囲のデータとまではいかないかもしれないが、取り敢えずデータの収集はできる。しかし、開発者の単なるノルマの件数をかせぐための発明提案は、データが無い場合も少なくない。

　図面がある機械系なら単純なアイデア出願も可能であるが、化学系の発明は効果を裏付けるデータが無ければお断りするのが普通である（有益な発明なら自分の上司と相談してデータを揃えてから再提案をお願いする）。

　面倒なのは、中途半端に実験データが提出される場合である。数個の実験例で発明の数値範囲を画定することになる。これでも特許になる場合があるので、発明者がこれに味を占めていると、データが集まらず、出願の取りやめもできず困った状況になる。会社が発明を奨励しているとこのような発明提案が増えることになる。

　結局、担当者としては、少ないデータで数値範囲を決めて中途半端な特許出願がなされることなる。これも他社の特許対策としても公知例や自社の技術アピールとなると考えることもできるが、費用や担当者の時間的負担を考えると如何なものかと思う。社内で基準や勉強会を開いてこのような中途半端な提案はやめてもらうよう努めるしかない。

特許出願するデメリット

特許出願するメリット、デメリットについてはキーワードを「特許出願　デメリット」とでもして、Google等で検索して頂ければ、弁護士、弁理士の先生方のホームページで確認することができます。主なデメリットとしては、以下のような点が記載されていますと思います。

①   競合相手の製品から特許侵害を発見することが困難な場合、権利行使できない。

②   特許の出願日から１８ヶ月後には特許出願の内容が公開されるため、競合相手に自社の技術、ノウハウ等が知られてしまう可能性がある。

③   特許の権利期間は例外的なものを除き、最長で出願日から２０年であるため、特許を取得したとしても２０年後には誰でも実施（使用したり、販売したりすること）できるようになる。

　私は更に、インターネットを通じて日本の出願内容が世界に公開され（特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）等）、同サイトには英語に自動翻訳できる機能もある現実を考慮すれば、　上記①～③に加え、以下の点も別個に留意すべき事項と考えています。

④   日本のみしか特許出願しない中小企業、せいぜい数カ国にしか特許出願しない場合、出願しない国の競合相手が、日本の出願内容を見て、模倣する場合がある。

この場合で、発明内容が上記①の様に競合相手の製品から特許侵害を発見することが困難な場合は、外国で模倣品が製造されて、日本や出願している数少ない国に輸出がされたとしても、侵害の発見し、差し止め等の模倣対策が困難になります。

　良い発明であれば、多くの国に出願するのは当たり前というのは正論ではあるとは思いますが、多くの国に外国出願するのは、中小企業はもとより多くの企業にとって、費用の面、管理の面でかなり負担となります。