特許出願すると公開されて製品の組成等に関する技術情報やノウハウがオープンになってしまうので、特許出願するのをやめて秘匿することがある(化学系の小発明についてはこの判断が正しい場合が多いというのが私の印象です)。しかし、この後に他社が独自にその技術を発明し、特許出願して権利化し、特許侵害を主張してきた場合に備える必要がある。通常、先使用権(特許法79条)を主張できるように資料を備えることになる。

 

 但し、日本でしか実施していない場合、先使用権が発生するのは日本だけである。このため、製品を日本で販売する分については取り敢えず問題ないとしても、その他社特許が例えば、中国や米国等の外国でも権利化された後に、外国に輸出しようとすれば先使用権の主張では解決できない。

 

 ここで、米国で特許侵害の主張がなされた場合、日本における製品の販売に基づいてその特許には新規性が無いとの無効理由を主張することが考えられる(on sale bar(102条(a)(1)))。米国特許法(AIA)では販売による新規性の喪失は米国のみならず、米国以外の国における販売についても対象となると考えられているためである。

 

 同じ理由で、自分がノウハウ秘匿していた技術を販売後に改めて特許出願したとしても日本では特許されることがあっても、米国ではon sale barの拒絶理由が内在しており、仮に特許されたとしても無効なものとなる(本来IDSで情報開示するので、特許にならない)。