最近、不正競争防止法ばかり見ていたので今日は商標法分野の事案を。
常々、お客様と打ち合わせをして、商標も重要なのですが、それに加えて、いや、それ以上かもしれませんが、どんな商品にその商標を使用する予定なのか？を確認する作業が重要だと感じています。
特に、近年、商品と、それを販売するビジネスモデルも一緒に考えられている場合も多いので、しっかりと、商標はどのような商品等に使用されるのか？ を確認しないと、そんなビジネスに展開していたのか！？と、後から見て、商標権に係る指定商品又は役務に漏れがある、といったことで、後で冷や汗をかくことになりかねません。
そして、そういった時に悩ましいのがノベルティグッズの販売です。さて、今日は、ノベルティグッズは商標法上の商品か？ということが問題となった事例を見ていきます
その前に、被告となった会社さんの商標です。
下記商標はどんな商品を識別しているものだと思われます？
別紙商標目録記載の商標(以下「BOSS商標」（最高裁HPより引用「こちら」）
BOSSノベルティ事件 大阪地裁昭和61(ワ)7518 昭和62年8月26日判決
（判決文は、最高裁HPより引用。「」内は引用、それ以外はBLM任意に抽出しまとめています。太字・着色・改行はBLM。）
主 文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事 実
事案の概要
原告は、下記商標権を有し、「本件商標を使用して衣類の製造、販売を業としていた」ところ、「被告は、本件商標と同一の標章を附したTシヤツ、トレーナー、ジヤンパー等の衣類を訴外ジヤツクマン株式会社に製造させ、被告の取引先を通じて多数の消費者に販売し、又は無償で引渡してきた。右Tシヤツ等は商標法にいうところの「商品」であり、しかも本件商標の指定商品に属するから、被告の右行為は原告の本件商標権を侵害する。」等として、損害賠償請求をしました。
「登録番号 第六九五八六五号
出願日 昭和三九年三月二八日
公告日 昭和四〇年八月五日
登録日 昭和四一年一月二二日
更新登録日 昭和六一年三月一三日
指定商品 第一七類 被服、布製身回品、寝具類」
本件商標（最高裁HPより引用「こちら」）
原告の商標権侵害の主張に対し、被告は「楽器等の製造販売を業とする会社であるが、その親会社である訴外ローランド株式会社が指定商品第一一類、第二四類につき「ボス」「BOSS」の登録商標の商標権を有しており、被告は右ローランド株式会社から右商標の使用の許諾を受け」ており、「その製造する楽器類の宣伝広告及び販売促進用の物品(ノベルテイ)として、前記BOSSマークを附したTシヤツ、トレーナー等を製造させ、これを楽器等の購入者に無料で配付している。 配付衣料は、Tシヤツ(一〇〇〇円程度)、トレーナー(二〇〇〇円程度)及びジヤンパー(三〇〇〇円ないし四〇〇〇円程度)であり、具体的な配付方法は次のとおりである。」としました。
すなわち、
２(1)「被告製造の楽器に愛用者カードが付けられており、右カードを被告に返送すると、購入楽器の機種によりポイント券が一枚ないし三枚購入者に送付されることになつており、四枚のポイント券を集めればTシヤツ、五枚のポイント券を集めればトレーナー、六枚のポイント券を集めればジヤンパー各一枚とそれぞれ交換できることになつている(ポイント券一枚に相当する機種の販売価額は一万円ないし二万円である。)。」
２(2)「被告製造の楽器DEー二〇〇(デジタル・デイレイ)一台(価額五万九八〇〇円)の購入者に対し、その全員にTシヤツ一枚をプレゼントする。」
２(3) 「被告製造の楽器マイクロ・ラツク・シリーズかコンパクトシリーズの購者が愛用者カードを被告に返送すると、抽選で毎月五〇〇名の購入者にトレーナーをプレゼントする。」等とし、被告は原告の本件商標権を侵害していないと主張しました。
理 由（当裁判所の判断）
「被告は電子楽器等の製造、販売を業とする会社であるが、その製造、販売する電子楽器等に別紙商標目録記載の商標(以下「BOSS商標」という。)を使用しているところ、昭和五四年頃から電子楽器類の宣伝広告及び販売促進用の物品(ノベルテイ)として、Tシヤツ、トレーナー及びジヤンパーにBOSS商標を附したものを、被告の主張2(1)ないし(3)記載のような方法で被告製造の電子楽器の購入者に直接又は販売店を通じて無償で配付してきたこと、
右Tシヤツ等は被告が訴外ジヤツクマン株式会社に発注して製造させるものであるが、その価額はTシヤツが一〇〇〇円、トレーナーが二〇〇〇円、ジヤンパーが三〇〇〇ないし四〇〇〇円程度であること、
右Tシヤツ等にBOSS商標を附している態様は、Tシヤツ及びトレーナーについては胸部中央に大きくBOSS商標が表示され、襟タツグにも表示されており、ジヤンパーについては左胸部分及び背中中央部に表示されており、右のうちTシヤツについては、胸部に表示されたBOSS
商標の下にこれより小さい文字で「for sound innovation on stage」と表示され、襟タツグのBOSS商標の下にもやはりこれより小さい文字で「a sound innovation」「JAPAN」と二段に表示されていることが認められる。」
なお、「訴外ローランド株式会社を出願人として、指定商品第一一類、電気通信機械器具、その他本類に属する商品並びに同第二四類、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)、レコード、これらの部品及び附属品につき「BOSS」の商標及び大きい「●」のマークの下に「BOSS」の横書きの文字を配して成る商標等が公告になつていることが認められ、右事実と弁論の全趣旨によれば、被告は右ローランド株式会社からBOSS商標の使用許諾を受けているものと推認される。」としました。
ところで、「昭和六〇年九月五日被告の楽器の販売店の一つであるフオーライフ梅田店において、原告の息子がBOSS商標付きのTシヤツ一枚を二〇〇〇円で買受けたことが認められるが」、「右Tシヤツは、被告製の電子楽器のノベルテイとして同店が置かれていたが、客から是非譲つてくれと頼まれて例外的に有償で譲渡したものであることが認められるから(原告本人の供述中右認定に反する部分は措信しない。)、原告の息子がBOSS商標付きのTシヤツを有償で入手した事実は、被告によるTシヤツ等の配付方法についての前記認定を左右するものではない。」と判断されました。
「そこで、右認定事実を前提として、被告がBOSS商標を附したTシヤツ等を電子楽器の購入者に配付している行為が本件商標権の侵害行為となるかどうかを考える。
商標法上商標は商品の標識であるが(商標法二条一項参照)、ここにいう商品とは商品それ自体を指し商品の包装や商品に関する広告等は含まない(同法二条三項参照)。商標権者は登録商標を使用する権利を専有し、これを侵害する者に対し差止請求権及び損害賠償請求権を有するが、それは商品についてである(同法二五条参照)。したがつて、商標権者以外の者が正当な事由なくしてある物品に登録商標又は類似商標を使用している場合に、それが商標権の侵害行為となるか否かは、その物品が登録商標の指定商品と同一又は類似の商品であるか否かに関わり、もしその物品が登録商標の指定商品と同一又は類似ではない商品の包装物又は広告媒体等であるにすぎない場合には、商標権の侵害行為とはならない。そして、ある物品がそれ自体独立の商品であるかそれとも他の商品の包装物又は広告媒体等であるにすぎないか否かは、その物品がそれ自体交換価値を有し独立の商取引の目的物とされているものであるか否かによつて判定すべきものである。」と判断基準を示しました。」
「これを本件についてみるに、被告は、前記のとおり、BOSS商標をその製造、販売する電子楽器の商標として使用しているものであり、前記BOSS商標を附したTシヤツ等は右楽器に比すれば格段に低価格のものを右楽器の宣伝広告及び販売促進用の物品(ノベルテイ)として被告の楽器購入者に限り一定の条件で無償配付をしているにすぎず、右Tシヤツ等それ自体を取引の目的としているものではないことが明らかである。また、前記認定の配付方法にかんがみれば、右Tシヤツ等はこれを入手する者が限定されており、将来市場で流通する蓋然性も認められない。
そうだとすると、右Tシヤツ等は、それ自体が独立の商取引の目的物たる商品ではなく、商品たる電子楽器の単なる広告媒体にすぎないものと認めるのが相当であるところ、本件商標の指定商品が第一七類、被服、布製身回品、寝具類であり、電子楽器が右指定商品又はこれに類似する商品といえないことは明らかであるから、被告の前記行為は原告の本件商標権を侵害するものとはいえない。」
BLM感想
近年、商品と、それを販売するビジネスモデルも一緒に考えられている場合も多いので、しっかりと、商標はどのような商品等に使用されるのか？ を確認しないと、そんなビジネスに展開していたのか！？と、商標権に係る指定商品又は役務に漏れがある、といったことで、後で冷や汗をかくことになりかねません、と冒頭申しました。
上記判決によって、ノベルティグッズを販売する予定であるが、「なぁんだ、Tシャツや文房具でノベルティグッズを配布しようと思っていたけど、そこは商標出願しておかなくてもよさそうだ
と簡単に思わないでくださいね
未だ未だ、異なる判断を出した判決があると思います。おいおい見ていきます。
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