改正前のアメリカ特許法では、先使用権(prior user right)は一般的には認められておらず、例外としてビジネス方法特許に対してのみ先使用権が認められていました(拙著「判例で読む米国特許法」[新版]46~47頁)。
改正前273条(b)(1)は次のように定めていました。
It shall be a defense to an action for infringement under section 271 of this title with respect to any subject matter that would otherwise infringe one or more claims for a method in the patent being asserted against a person, if such person had, acting in good faith, actually reduced the subject matter to practice at least 1 year before the effective filing date of such patent, and commercially used the subject matter before the effective filing date of such patent.
要件は(1)「善意で」(acting in good faith)、(2)「実効出願日の1年以上前に現に発明を完成し」(actually reduced the subject matter to practice at least 1 year before the effective filing date of such patent)、かつ(3)「当該発明を実効出願日の前に商業的に使用していた」(commercially used the subject matter before the effective filing date of such patent)ことです。
ここで「実効出願日」(the effective filing date)は273条(a)(2)(4)で定義されます。改正法では法律全体に関わる定義として100条で「実効出願日」が定義されていますが、ここでは、専ら先使用権の要件を定めるための概念として定義されています。
さて、これだけだと、なぜビジネス方法特許に限定されたことになるのか分かりませんが、273条(b)(3)において「本条における侵害に対する抗弁は以下に従う」とされ、273条(b)(3)(A)で、「方法」に係る発明に対して抗弁が主張されたときでない限り、本条の抗弁を主張することはできないとされています。
A person may not assert the defense under this section unless the invention for which the defense is asserted is for a method.
そして、273条(a)(3)で「方法」(method)とは「ビジネスを行いまたは実施する方法をいう」(the term “method” means a method of doing or conducting business)とされているのです。何とも分かりにくいですね。なお「商業的に使用していた」(commercially used)は273条(a)(1)に長い定義がありますが、要するに「当該方法を合衆国内で使用すること」を言います。
今回の改正では、273条は全面的な書き換えとなりました(即日施行)。条文は非常に長いのですが、要するにビジネス方法特許に限定するものではなくなりました。273条(a)を見ると、(1)「善意で」、(2)「(A)実効出願日、または(B)発明が、102条(b)により先行技術の例外に該当する態様で公衆に開示された日のうちの早い方の日から1年以上前に」、(3)「合衆国内で商業的に使用されたこと」が要件です。
(a) IN GENERAL.—A person shall be entitled to a defense under section 282(b) with respect to subject matter consisting of a process, or consisting of a machine, manufacture, or composition of matter used in a manufacturing or other commercial process, that would otherwise infringe a claimed invention being asserted against the person if—
(1) such person, acting in good faith, commercially used the subject matter in the United States, either in connection with an internal commercial use or an actual arm’s length sale or other arm’s length commercial transfer of a useful end result of such commercial use; and
(2) such commercial use occurred at least 1 year before the earlier of either—
(A) the effective filing date of the claimed invention;or
(B) the date on which the claimed invention was disclosed to the public in a manner that qualified for the exception from prior art under section 102(b).
「発明が、102条(b)により先行技術の例外に該当する態様で公衆に開示された日」というのは、原告特許権者がグレース・ピリオド(出願日の1年前から出願日までの期間)に発明を公開した場合における、その公開した日のことをいうと思いますが、これが「実効出願日」より遅い場合というのは考えにくいので、もし(B)に該当する日があれば、そちらが基準になるという意味かと思います。
なお大学などの高等教育機関(institution of higher education)または技術移転機関(technology transfer organization)が有する特許については先使用権を主張できないという特例があります(273条(e)(5))。