米国Stern KesslerのJ.C. Rozendaal弁護士が来所され、On-sale-barについてレクチャーを聴きました。
2019年1月の米国連邦最高裁(Helsinn v. Teva、139 S.Ct. 628)は、特許出願の1年以上前の「秘密保持義務を負う」第三者への商業的販売は、改正米国特許法102(a)のOn-Sale Barにより新規性を喪失すると判示しました。
なお、On-sale barの「販売（on sale）」は、①発明製品の商業的販売と、②特許出願の準備が可能であることが要件となっており（Pfaff v. Wells Electronics, Inc.事件, 525 U.S. 55 (1998).）、「販売」ではなく「贈与」「貸与」にしておくことは対応策として有り得るとのことでした。
⇒日本では、秘密保持義務を負う第三者への商業的販売により新規性は喪失しませんが、米国で特許を維持することは命題である場合は、米国以外であっても、秘密保持義務を負う第三者への商業的販売をした場合は、1年以内に特許出願することが望まれます。
⇒本件では、Tevaが当該販売をホームページ上で示唆しており、Discoveryで明らかになってしまったとのことです。公表内容も、米国のOn-sale barを意識する必要がありそうです。
中村合同特許法律事務所
弁護士・弁理士・米国カリフォルニア州弁護士
高石秀樹
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