「飛灰中の重金属の固定化方法及び重金属固定化処理剤」事件
① 東京地判平成２２年１１月１８日・平成１９年（ワ）第５０７号特許権侵害差止等請求事件（民事事件第一審判決」）
② 知財高判平成２３年１２月２２日・平成２２年（ネ）第１００９１号特許権侵害差止等請求事件（民事事件控訴審判決）
③ 知財高判平成２３年１２月２２日・平成２２年（行ケ）第１００９７号審決取消請求事件（行事件第１事件判決）
① 知財高判平成２３年１２月２２日・平成２２年（行ケ）第１０３１１号審決取消請求事件（行政事件第２事件判決）
(3) 知財高裁４部判決が認定する「相違点２」の容易想到性の検討
ア 第１引用例には、第１引用発明について次のように記載されている。
① ゴミ焼却の際に発生する飛灰等に含まれている種々の重金属を処理する従来技術のうち「ジチオカルボキシ基」を官能基として有する「ポリアミン誘導体」からなる金属捕集剤は効率良く廃水中の重金属イオンの除去を行うことができるが、それでもクロム（Ⅲ）、ニッケル、コバルト、マンガンに対する吸着性は充分とはいえなかったこと。
② 第１引用発明は、上記の問題等を解決するためになされたもので、更に廃水中の多数の金属イオンを効率よく捕集除去できるとともに、ケーク処理作業の効率をも向上し得る金属捕集剤を提供することを目的とする。また、重金属を含む飛灰等をセメントで固化して海洋投棄や埋め立て等によって処理するに際し、従来に比べてケークの容量を小さくできるため使用できるセメントの量を少なくすることができ、埋め立て等の処理を容易に行うことができるとともに、飛灰中に含まれる重金属を強固に固定して金属の流出を防止することのできる金属捕集方法の提供を目的とするものであること。
③ 第１引用発明は、上記の課題を解決するために、第１引用例の明細書の請求項防１に記載されている構成、すなわち、「本件ポリアミン誘導体」と「本件ポリエチレンイミン誘導体」との混合物とする構成を採用したものであること。
④ 第１引用発明は、水銀、カドミウム、鉛、亜鉛、銅、クロム（Ⅳ）、ヒ素、金、銀、白金、バナジウム、タリウム等の金属イオンを従来の金属捕集剤と同等又はそれ以上に効率よく捕集除去できるとともに、従来の金属捕集剤によっては捕集し難かったクロム（Ⅲ）、ニッケル、コバルト、マンガン等の金属イオンも効率よく除去できること。
上記のとおりの第１引用発明の記載に照らすならば、「本件ポリアミン誘導体」と「本件ポリエチレンイミン誘導体」との混合物である金属捕集剤であることを特徴とする第１引用発明は、「本件ポリアミン誘導体」と「本件ポリエチレンイミン誘導体」との両化合物を必須とする金属捕集剤であって、「本件ポリアミン誘導体」を単独で用いる金属捕集剤ではない。『第１引用発明は、「本件ポリアミン誘導体」を単独で用いる金属捕集剤』であるから、「本件発明は第１引用発明と同一である」との本件相手方の主張が誤りであるのは、上記のとおりの理由からである。
イ アで述べたとおり、第１引用発明は、「本件ポリアミン誘導体」と「本件ポリエチレンイミン誘導体」との混合物であって、「本件ポリアミン誘導体」と「本件ポリエチレンイミン誘導体との両化合物を必須とする金属捕集剤である。
これに対して、本件発明は、「本件ポリアミン誘導体」を成分とする飛灰中の重金属固定化処理剤である（但し、本件発明における「本件各化合物」の骨格として用いられているのは「ピペラジン」である。）。
そして、「本件ポリアミン誘導体」をａ、「本件ポリエチレンイミン誘導体」をｂと記述すると、本件発明の構成はａとして記述されるのに対し、第１引用発明の構成はａ＋ｂとして記述することができ、、本件発明は第１引用発明におけるａ＋ｂとの構成から構成要素ｂを除去した構成となっている。つまり、「相違点２」をもって本件発明の構成と第１引用発明との構成を対比すると、本件発明は第１引用発明との関係においては、「要件置換型」、「要件付加型」及び「要件限定」型のいずれでもない、「要件除去型明」の発明である。
ウ そして、「要件置換型」や「要件付加型」の対象発明の進歩性が否定されるのは、次の各条件が充足される場合であるから、「相違点に係る対象発明の構成」と同一の構成を有する副引用発明の存在は、当該対象発明の進歩性が否定されるための必須条件である
① 「相違点に係る対象発明の構成」と同一の構成を有する副引用発明が存在すること。
② 記の(a)と(b)とに、課題の共通性、あるいは作用・機能の共通性があること。
(a) 「相違点に係る主引用発明の構成」
(b) 「相違点に係る副引用発明の構成」
ところが、「要件除去型」である対象発明は主引用発明の構成から「相違点に係る主引用発明の構成」ｂを除去したものであるから、「要件除去型」である対象発明の進歩性の有無の判断においては、「要件置換型」 や「要件付加型」である対象発明の有無の判断とは異なり、主引用発明の構成から除去される「相違点に係る主引用発明の構成」ｂと同一の構成を有する副引用発明が存在するか否かは「要件除去型」の対象発明の進歩性の有無の判断を左右しない。
しかも、対象発明は存在「相違点に係る主引用発明の構成」ｂに対応する構成要素を有しないから、存在しない「相違点に係る対象発明の構成」と「相違点に係る主引用発明の構成」ｂとに、課題の共通性や、作用・機能の共通性があることを観念する余地もない。つまり、「要件除去型」の対象発明については、課題の共通性や作用・機能の共通性の有無をもって対象発明の進歩性の有無を決定することはできない。
そして、発明を構成する各構成要素は、発明の技術的課題を解決するために特定の自然法則に基づいて相互に整合性があるものとして関係づけられており、そうであることによって当該技術的課題に対応する作用効果を発揮させる。したがって、「要件除去型」である対象発明が主引用発明に基づいて容易に想到することができるものであるかどうかは、「相違点に係る主引用発明の構成」ｂが下記のいずれかに該当するものであるかどうかによって決定され、下記のいずれかに該当する場合に限って、当該「要件除去型」である対象発明の進歩性が否定される（知財高判平成２２年３月２９日・平成２１年（行ケ）第１０１４２号審決取消請求事件（「粉粒体の混合及び微粉除去方法並びにその装置」）、知財高判平成１９年９月２７日・平成１９年（行ケ）第１０１２２号審決取消請求事件（「層状吸収体構造」）。
① 「相違点に係る主引用発明の構成」ｂが主引用発明の本質的な部分ではないために当該「相違点に係る主引用発明の構成」ｂをとり除いても当該主引用発明の作用効果や機能を妨げないもの。
② 「相違点に係る主引用発明の構成」ｂが主引用発明において不可分なものではないために当該「相違点に係る主引用発明の構成」ｂを取り除いても当該発明を作用効果や機能を妨げないもの。
エ 知財高裁４部判決が認定する「相違点２に係る主引用発明の構成」は、第１引用発明の飛灰中の重金属の固定化に使用する金属捕集剤は、「本件ポリアミン」と「本件ポリエチレンイミン誘導体」との２つの成分を必須とするものである。
したがって、本件発明は、前記ウにおいて述べた「要件除去型」の対象発明の主進歩性が否定される①や②のいずれにも該当しない。したがって、知財高裁４部判決が認定する「相違点２」は容易想到であるということはできず、進歩性が肯定される。
オ 知財高裁４部判決は、「阻害事由」があることを理由として、「相違点２」の容易想到性を否定する。
しかしながら、特許庁の「特許・実用新案審査基準」は主引用発明と副引用発明との関係が以下の以下の４類型のいずれかに該当するものが「阻害要因」であるとしており、「阻害要因」とは「相違点に係る対象発明の構成」と同一の構成を有する副引用発明が存在することを前提とする。
① 主引用発明に適用されると、主引用発明がその目的に反するものとなるような副引用発明
② 主引用発明に適用されると、主引用発明が機能しなくなる副引用発明
③ 主引用発明がその適用を排斥しており、採用されることがあり得ないと考えられる副引用発明
④ 副引用発明を示す刊行物等に副引用発明と他の実施例とが記載又は掲載され、主引用発明が達成しようとする課題に関して、作用効果が他の実施例より劣る例として副引用発明が記載又は掲載されており、当業者が通常は適用を考えない副引用発明
そして、「相違点２」をもって本件発明の構成と第１引用発明との構成を対比すると、本件発明は第１引用発明との関係においては「要件除去型」の発明であって、「相違点２に係る対象発明の構成」と同一の構成を有する副引用発明が存在しているかどうは、「相違点２」の容易想到性の有無の判断を左右するものではない。
したがって、知財高裁４部判決が「相違点２」に容易想到性を否定する理由とする「阻害要事由」なるものは、特許庁の「特許・実用新案審査基準」にいう「阻害要因」とは似て非なるものである。
そして、「相違点２」の容易想到性が否定されるのは、第１引用発明の飛灰中の重金属の固定化に使用する金属捕集剤は「本件ポリアミン誘導体」と「本件ポリエチレンイミン誘導体」との両化合物を必須の有効成分とするものであるから、「本件ポリアミン誘導体」は第１引用発明の飛灰中の重婚属の固定化に使用する金属捕集剤の本質的な部分あるは不可分のものであって第引用発明から「本件ポリアミン誘導体」を取り除くと第１引用発明の作用効果や機能が発揮されなくなってしまうからである。
したがって、知財高裁４部判決が「相違点２」の容易想到性がないことの根拠とする「阻害事由」なるものは第１引用発明の構成から「相違点１に係る第１引用発明の構成」を除去することは容易想到ではないことを強調するいい方のものでしかない。