「飛灰中の重金属の固定化方法及び重金属固定化処理剤」事件
① 東京地判平成２２年１１月１８日・平成１９年（ワ）第５０７号特許権侵害差止等請求事件（民事事件第一審判決」）
② 知財高判平成２３年１２月２２日・平成２２年（ネ）第１００９１号特許権侵害差止等請求事件（民事事件控訴審判決）
③ 知財高判平成２３年１２月２２日・平成２２年（行ケ）第１００９７号審決取消請求事件（行事件第１事件判決）
① 知財高判平成２３年１２月２２日・平成２２年（行ケ）第１０３１１号審決取消請求事件（行政事件第２事件判決）
３ 相違点の容易想到性についての民事事件第一審判決の判断と知財高裁４部判決の判断
(1) 知財高裁４部判決が認定する「相違点１」の容易想到性についての判断
ア 民事事件第一審判決の判断
２(2)アで述べたとおり、民事事件第一審判決は、知財高裁４部判決が認定する「相違点１」を本件発明と第１引用発明との相違点であるとは認定していない。したがって、当然のことであるが、民事事件第一審判決は知財高裁４部判決が認定する「相違点１」の容易想到性については何も判断をしていない。
イ 知財高裁４部判決の判断
知財高裁４部判決が認定する「相違点１」の容易想到性についての知財高裁４部判決の判断は、以下のとおりである。
① 「相違点１の構成について
（第１引用例には、例えば、エチレンジアミン（鎖状アミン）を骨格とする「本件ポリアミン誘導体」である第１引用発明の飛灰中の重金属の固定化に使用する金属捕集剤とは）化学構造を異にするピペラジン（環状アミン）を骨格とする本件各化合物が有する飛灰中の重金属固定化能については、何ら具体的な記載がないから、本件各化合物の有する飛灰中の重金属固定化能は、乙１２（筆者注：第１引用例をいう。以下同じ。）の記載では不明であるというほかない。以上に加えて、ピペラジンは、…（略）…乙１２において本件ポリアミン誘導体の骨格となる物質の１つとして例示されているにすぎないから、本件ポリエチレンイミン誘導体との混合物として使用することにより重金属固定化能が十分になる物質の例として記載されているにとどまるというほかない。
以上によれば、乙１２には、飛灰中の重金属固定化処理剤として本件発明６の相違点１に係る構成を採用すること（本件各化合物を選択すること）についての記載も示唆もなく、その動機付けもないというべきである。」
② 「本件発明の作用効果について
本件発明は、…（略）…本件明細書によれば、同じくジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体（エチレンジアミン－Ｎ，Ｎ′－ビスカルボジチオ酸ナトリウム（化合物Ｎｏ．３）及びジエチレントリアミン－Ｎ，Ｎ'，Ｎ''－トリスカルボジチオ酸ナトリウム（化合物Ｎｏ．４））を使用するなどした比較例との対比において、顕著な鉛等の重金属固定化能を示している。
ところで、乙１２発明の相違点１に係る構成に該当する化合物は、非常に多種にわたるところ、これらがいずれも化学構造を異にする以上、その重金属に対するキレート能力の有無及び程度が同じであるとはいえないことは、明らかである。そして、…（略）…乙１２では、同じくジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体体であっても、上記エチレンジアミンを骨格とするものが乙１２発明の実施例及び比較例として取り扱われている一方で、本件各化合物が有する飛灰中の重金属固定化能については、何ら具体的な記載がなく、他にも本件各化合物が上記のような顕著な重金属固定化能を有することが当業者に知られていたことを窺わせるに足りる証拠が見当たらないことに加えて、…（略）…本件各化合物を飛灰中の重金属固定化処理剤として使用できることが本件優先権主張日当時の技術常識であったと認めるには足りない以上、本件明細書に記載の本件発明が有する上記作用効果は、当業者の予測しない顕著な作用効果であるということができる。」
③ 「以上のとおり、乙１２には、飛灰中の重金属固定化処理剤として本件発明６（筆者注：本件発明をいう。以下同じ。）の相違点１に係る構成を採用すること（本件各化合物を選択すること）についての記載も示唆もなく、本件発明は、重金属固定化能について当業者の予測しない顕著な作用効果を有するものである。
したがって、乙１２に接した当業者は、本件発明６の相違点１に係る構成を容易に想到することができなかったものというべきであ（る。）」
(2) 知財高裁４部判決が認定する「相違点２」の容易想到性についての判断
ア 民事事件第一審判決の判断
知財高裁４部判決が認定する「相違点２」の容易想到性についての民事事件第一審判決の判断は、以下のとおりである。
「本件明細書には、本件各発明は、飛灰中に含有される重金属固定化、特に重金属溶出量が多くなる高アルカリ性飛灰中に含有される重金属固定化のための重金属固定化処理剤を「ピペラジンカルボジチオ酸又はその塩」を必須の有効成分とする構成とすることによって、従来の重金属固定化処理剤に比べて、「重金属固定化能が高く、かつ熱的にも安定」な作用効果を奏するものとしたことに技術的意義を有することが開示されている。
他方で、乙１２には、ポリアミンに属する「エチレンジアミン」、「トリエチレンテトラミン」、「ジエチレントリアミン」、「Ｎ－プロピルトリエチレンテトラミン」又は「β－ヒドロキシプロピルペンタエチレンへキサミン」を原料とし、水酸化ナトリウム水溶液及び二硫化炭素と反応させて合成した「ポリアミン誘導体１ないし５」が開示されているが、このポリアミン誘導体１ないし５」を始めとする、「ジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体」のいずれかを単独で用いた「金属捕集剤」が、飛灰等に含まれる重金属を強固に固定するなどの作用効果を奏し、「飛灰中の重金属固定化処理剤」として有用であることについては記載も示唆もない。
また、（第１引用例には、「本件ポリアミン誘導体」の骨格である物質である「ポリアミン」として用いられる）３０種に及ぶ化合物が例示され、その中には「ピペラジン」も挙げられているが、「ピペラジン」に特に着目して説明をした記載箇所はなく、ましてや、「ピペラジン」を使用した「ジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体」が「飛灰中の重金属固定化処理剤」として有用であることについての記載も示唆もない。
さらに、乙１２には、本件明細書に上記のように開示されている、「ピペラジンカルボジチオ酸又はその塩」を必須の有効成分とする飛灰中の重金属固定化処理剤が、従来の重金属固定化処理剤に比べて、「重金属固定化能が高く、かつ熱的にも安定」な作用効果を奏することについての記載も示唆もない。
以上の認定事実及び前記アの認定事実に照らすならば、本件出願の優先権主張日当時、乙１２に接した当業者は、乙１２記載の金属捕集剤の発明は、「分子量５００以下のポリアミンの活性水素と置換したジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体」及び「平均分子量５０００以上のポリエチレンイミンの活性水素と置換しジチオカルボキシ基を官能基として有するポリエチレンイミン誘導体」の両成分（混合物）を必須の有効成分とする構成の発明であると認識するというべきところ、このような当業者において、上記両成分の一方の成分である「ポリアミン誘導体」の骨格をなすポリアミンとして、乙１２に上記のとおり例示された３０種に及ぶ化合物の中から特に「ピペラジン」を選択し、ピペラジンジチオカルバミン酸塩を有効成分とする飛灰中の重金属固定化処理剤の構成（相違点に係る本件各発明の構成）とすることについての動機付けや契機となるべきものはない。
したがって、当業者が乙１２に基づいて本件各発明を容易に想到することができたものとは認められない。」
イ 知財高裁４部判決の判断
知財高裁４部判決が認定する「相違点２」の容易想到性についての知財高裁４部判決の判断は、以下のとおりである。
「乙１２発明は、ジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体を単独で金属捕集剤として使用した場合には飛灰中の特にクロム（Ⅲ）等の重金属に対する固定化能が十分とはいえなかったことから、エチレンジアミン等を骨格とする本件ポリアミン誘導体を高分子である本件ポリエチレンイミン誘導体との混合物とすることによって当該課題を解決するものである。
したがって、乙１２発明の相違点２に係る構成は、乙１２発明に必須のものであって、乙１２には、乙１２発明から相違点２に係る構成を除外することについて記載も示唆もないばかりか、これを除外した場合、クロム（Ⅲ）等の重金属に対する固定化能が不十分となり、課題解決を放棄することになるのであるから、乙１２からそのような構成の飛灰中の金属捕集剤を想到することについては、阻害事由がある。
よって、乙１２に接した当業者は、本件発明６の相違点２に係る構成を容易に想到することができなかったものというべきであ（る）。」