装置Ｘの新製品を発売予定にしているお客さまからのご依頼で、装置Ｘについて特許出願をし、すぐに審査請求＆早期審査をかけたケースの話です。
請求項（発明）はこんな感じでした。
［請求項１］ ＡとＢを有する装置Ｘ。
［請求項２］ ＡとＢとＣを有する装置Ｘ。
審査の結果、請求項１は引用文献１及び２から進歩性がない、という拒絶理由が指摘されました。
引用文献１には、「Ａを有する装置Ｘ」が記載されていました。引用文献２には、「Ｂを有する装置Ｘ」が記載されていました。
要するに、両者の技術を組み合わせて「ＡとＢを有する装置Ｘ」とすることは誰でも簡単に思いつくレベルだから特許にはなりませんよ～ということです。
今回の場合、この判断を覆すのはちょっと難しい感じです。
今回の場合、この判断を覆すのはちょっと難しい感じです。
一方で、請求項２に係る発明については、拒絶理由を発見しない、とされていました。
請求項２に係る発明については、拒絶理由がない訳ですから、この時点で特許になることがほぼ確定しています。
本件では、検討している新製品が「ＡとＢとＣを有する装置Ｘ」だということもあり、請求項１の特許化を諦め、請求項２に限定して特許化する方針に決まりました。
ア：おめでとうございます！
客：ありがとうございます。これで我が社の新製品を真似されなくて済みます。
ア：確かに御社の新製品は真似されなくなりますが、もう少し欲張ってみませんか？
客：えっ？でも請求項１の特許化は難しいんでしょう？
ア：それはそうなのですが．．．
ちょっと長くなってきましたので、Ｔｏ Ｂｅ Ｃｏｎｔｉｎｕｅｄ
