商標登録出願について手続の補正ができない時期に至ってされたいわゆる指定商品の一部放棄の効力の有無
最高裁判所第３小法廷判決／昭和５６年（行ツ）第９９号
昭和５９年１０月２３日
審決取消請求事件
【判示事項】 商標登録出願について手続の補正ができない時期に至ってされたいわゆる指定商品の一部放棄の効力の有無
【判決要旨】 ２以上の商品を指定商品とする商標登録の出願者が、手続の補正をすることができない時期に至って、出願時に遡って一部の商品を除外し残余の商品を指定商品とする商標登録出願にするためにいわゆる指定商品の一部放棄をしても、その効力を生じない。
【参照条文】 商標法４－１
商標法８
商標法（昭和４５年法律第９１号による改正前のもの）７７－２
特許法（同改正前のもの）１７－１
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集３８巻１０号１１４５頁
【解説】
１ Ｘは、標章を欧文字の「ザ」「ユニオン」、指定商品を「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」とする商標登録出願をし、審査手続において、指定商品を「教育用印刷物及び学習用印刷物を除く印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」とする手続の補正（指定商品を減縮する手続の補正）をした。
しかし、Ｘは、右出願を拒絶されたので、拒絶査定不服の審判を請求した。
審決は、Ｘの出願は商標法４条１項１１号に該当するとして、右審判請求を排斥した。
その理由は、本件出願の標章は先願先登録の商標の標章である欧文字の「ザ」「ユニオン」「リーダース」に類似し、かつ、本件出願の指定商品は右先願先登録の商標の指定商品である「英語読本」に類似するというものである。
２ そこで、Ｘは、東京高裁に右審決の取消訴訟を提起するとともに、特許庁に「指定商品の一部放棄書」という書面を提出した。
右書面は、本件出願の指定商品のうち「通信信用販売用カタログ雑誌」以外の商品は放棄するというものである。
そして、Ｘは、右指定商品の一部放棄により、Ｘの本件出願は出願の時点に遡って指定商品を「通信信用販売用カタログ雑誌」とする出願になつたから、この指定商品が「英語読本」に類似すると判断したことになる審決には事実誤認の違法がある、と主張した。
原判決は、商標法８条３項は出願の放棄について定めているが、指定商品の一部放棄は右出願の放棄にはあたらない、指定商品の一部放棄に遡及効があるとするためにはその旨の規定があることを要するが、その旨の規定はない、したがって指定商品の一部放棄には遡及効がないから、これによって審決が違法となることはない、と判断して、Ｘの請求を棄却した。
３ Ｘは、上告して、本件指定商品の一部放棄には商標法８条３項の適用がある、と主張した。
本判決は、判決要旨のとおり判示して、Ｘの上告を棄却した。
四 いわゆる指定商品の一部放棄の効力については、東京高裁の判決に見解の対立があった。
すなわち、原判決は指定商品の一部放棄にはＸ主張のような遡及効はないとするものであるが、指定商品の一部放棄にはＸ主張のような遡及効があるとする判決があった（昭５４・１２・２４判決―審決取消訴訟判決集〔昭和５４年〕２２２４頁、昭５７・６・１７判決―判時１０６７号１２２頁）。
学説も、指定商品の一部放棄に遡及効を認めることには問題があるとする見解（横川盛助・特許管理３１巻５号５１３頁―前掲東京高判昭５４・１２・２４の評釈）、指定商品の一部放棄にはＸ主張のような遡及効があるとする見解（播磨良承・判評２９４号５５頁―前掲東京高判昭５７・６・１７の評釈、網野誠・特許管理３３巻８号１０４３頁―原判決の評釈）に分かれていた。
本判決は、判文のとおりの理由をもって、指定商品の一部放棄の効力を否定したものである。
本判決は、右のように見解の対立のある問題について最高裁として初めての判断を示したものであるが、実務における判断の統１を図つたものといえる。