明細書の課題を書きます。

 

明細書中に従来の課題をどこまで記載するか、業界内で議論になりやすいので、メリットとデメリットを整理する。

<課題を具体的に書くデメリット>

 ・他社製品が当該課題を解決しないので権利行使できないと主張する可能性有り。

<課題を具体的に書くメリット>

 ・課題に対する本発明の作用・効果を主張することで、進歩性を主張できる。

 

上記デメリットを抑えつつ、メリットを確保するため、下記方法が良いことを教えてもらった。

 『従来技術の課題』を抽象的に記載しつつ、『実施例』に特許性を主張するために具体的な課題や本発明の作用・効果を具体的に記載する。これにより、権利行使時の課題を達成できないことに対する被告の反証を抑制しつつ、審査段階で実施例に記載の作用効果を基に特許性を主張できる。ここで、当該作用効果を意見書で主張すると、「審査経過参酌の原則」により、権利行使段階で被告の反証に利用される可能性がある(作用効果不奏功の抗弁)ため、面接審査を行い、口頭で審査官に主張し、意見書では当該作用効果を主張しないほうが良い。

 

※各国の違い

欧州、中国では課題解決アプローチのため、引例と課題が異なることを主張することで特許性を主張しやすい。

日本も「有利な効果」を進歩性に貢献できるため、作用効果が特許性の参酌に貢献する。

従って、日本、欧州、中国では、実施例に従来技術の課題と、本発明の作用効果を記載することが望ましい。

もし作用効果を主張しなければ、技術の通常の知識を有する者が自明な範囲しか作用効果を主張できないためである。

 

一方、米国は審査段階で作用効果を特許性を参酌せず、構成の相違点を特許性に参酌する。

むしろ、侵害訴訟段階で、構成は一致するが、実施例の作用効果を奏しない旨を主張して非侵害となる判例も存在する。

従って、米国では実施例でも構成のみ記載して作用効果を記載しないほうが良い。

 

このように、各国毎に記載内容を変更した方が好ましい。

従って、PCT出願よりもパリ条約を行った方が良い。

 

※サポート要件について

 『従来技術の課題』が抽象的であれば、発明の構成から奏する作用効果(具体的)と課題(抽象的)が必要十分条件でないため、サポート要件違反になるのではないか、との見方もあるが、過去の経験からサポート要件違反となることはない。

 しかし、「従来技術の課題」欄の本発明の目的を「省エネ性を50%~80%向上する」と数値限定した場合、本発明による効果が「50%~60%向上する」にとどまる場合は、サポート要件違反となる可能性があるので注意すべきである。