特許法第164条第1項
審査官は、第162条の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。
特許法第162条は、「前置審査」に係る規定。
審査官は、「前置審査」の結果、特許査定をするときは、拒絶査定を取り消す。(前置審査で拒絶査定を取り消すのは審査官であって審判官ではない点に注意。)
・前置審査 → 特許査定できる → 審査官が拒絶査定を取り消す。
・前置審査 → 特許査定できない → 審査官が前置審査の結果を長官に報告する。
特許法第164条第2項
審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第1項において準用する第53条第1項の規定による却下の決定をしてはならない。
(試験問題)前置審査において、拒絶査定不服審判の請求と同時にした明細書の補正が、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされていないとき、審査官は、審判請求の理由から見て当該補正を却下すれば特許をすべき旨の査定をすることができると判断した場合は、決定をもってその補正を却下し、その審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。(H27出題、第14問、×→○へ修文)
・・拒絶査定不服審判請求と同時に補正が行われた場合、「前置審査」が行われるが、審査官は、特許査定をする場合を除いて補正却下の決定はしてはならない。(特許法第164条第2項)
そのため、補正却下をすれば特許査定はできなくなる。
(試験問題)前置審査において、審査官は、拒絶査定不服審判の請求と同時にされた補正が、特許法第17条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないと判断 しても した場合、審査官はその補正を却下できる場合 はない がある。(H23出題、第26問、×→○へ修文)
・・拒絶査定不服審判の請求と同時に補正が行われた場合、「前置審査」が行われる。
その補正が新規事項の追加の禁止要件を満たしていない場合、補正却下ができる場合がある。
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(参考)
(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
特許法第17条の2第1項
特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
特許法第17条の2第3項
第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
特許法第53条
第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。)において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
特許法第163条第1項
第48条、第53条及び第54条の規定は、前条の規定による審査に準用する。この場合において、第53条第1項中「第十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
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特許法第164条第3項
審査官は、第1項に規定する場合を除き、当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。
前置審査では、審査官は特許査定を行うことはできるが(特許法第164条第1項)、拒絶査定を行うことはできず、特許査定を行わないときは、その審査の結果を特許庁長官に報告する。
(試験問題)ある特許出願について、審査官は、拒絶の理由aにより拒絶拒絶すべき旨の査定をした。その後、当該査定に対する拒絶査定不服審判の前置審査におて、審査官は、拒絶の理由aと異なる拒絶の理由bを発見し、審判請求人に対して拒絶の理由bを通知するとともに、期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。審判請求人は指定された期間内に応答したが、審査官は、拒絶の理由bは解消されていないと判断した場合、当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。(H30出題、特許・実用新案第10問、○)
(試験問題)審査官は、拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書の補正ががあり、当該補正が当該特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされていないものと認められた場合 であって、その補正を却下すべき旨の査定をすることができないときは、拒絶すべき旨の査定をすることができる は、査定を行うことなく、その審査の結果を特許庁長官に報告する。(H29出題、特許実用新案10、×→○へ修文)
(試験問題)前置審査において、審査官が、特許をすべき旨の査定をするときは、拒絶をすべき旨の査定を取り消すとともに、審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。(H24出題、第28問、×→○へ修文)
・・拒絶査定不服審判の請求があった場合、その請求と同時に補正があった場合、審査官はその審査を行うことを前置審査という。(特許法第162条)
前置審査の結果、特許査定を行う場合、審査官は拒絶査定を取り消した上で、特許査定を行う。(特許法第164条第1項)
前置審査の結果、特許査定を行わない場合、審査官は査定を行わずにその結果を長官に報告する。(特許法第164条第3項)
(試験問題)前置審査において、拒絶査定不服審判の請求と同時にした補正が、特許法第17条の2第3項の要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないとき、審査官は、審判請求の理由から見て当該補正を却下すれば特許をすべき旨の査定をすることができると判断した場合 には、決定をもってその補正を却下しなければならず、当該補正を却下したとしても特許をすべき旨の査定をすることができないと判断した場合には、上記要件をみたしていない点を理由として拒絶の理由を通知しなければならない であっても、補正の却下はせずに、その結果を長官に報告しなければならない。(H22出題、第60問、×→○へ修文)
・前置審査 → 特許査定できる → 審査官が拒絶査定を取り消す。
・前置審査 → 特許査定できない → 審査官が前置審査の結果を長官に報告する。
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(参考)
特許法第162条
特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。
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