美容器事件・特許法１０２条１項所定の「侵害行為がなければ販売することができた物」とは、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者の製品、すなわち、侵害品と市場において競合関係に立つ特許権者の製品であれば足りる。
特許権侵害差止等請求控訴事件
【事件番号】 知的財産高等裁判所判決／平成３１年（ネ）第１０００３号
【判決日付】 令和２年２月２８日
【判示事項】 １ 特許法１０２条１項所定の「侵害行為がなければ販売することができた物」とは、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者の製品、すなわち、侵害品と市場において競合関係に立つ特許権者の製品であれば足りる。
２ 特許法１０２条１項所定の「単位数量当たりの利益の額」は、特許権者の製品の売上高から、特許権者において上記製品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額であり、その主張立証責任は特許権者側にある。
３ 特許法１０２条１項に基づき特許権侵害による損害を算定する場合において、①特許発明が、回転体、支持軸、軸受け部材及びハンドル等の部材から構成される美容器の、軸受け部材と回転体の内周面の形状に特徴のある発明であること、②特許発明を実施した特許権者の製品は、支持軸に回転可能に支持された一対のローリング部を肌に押し付けて回転させることにより、肌を摘み上げ、肌に対して美容的作用を付与しようとする美容器であり、上記の特徴のある部分は同製品の一部分であること、③同製品のうち大きな顧客誘引力を有する部分は、ローリング部の構成であって、特許発明の特徴部分が特許権者の製品の販売による利益の全てに貢献しているとはいえないことなど判示の事情の下では、特許発明を実施した特許権者の製品において、特許発明の特徴部分がその一部分にすぎないとしても、特許権者の製品の販売によって得られる限界利益の全額が特許権者の逸失利益となることが事実上推定されるが、特徴部分の特許権者の製品における位置付け、特許権者の製品が特徴部分以外に備えている特徴やその顧客誘引力などの事情を総合考慮すると、事実上の推定が約６割覆滅され、これを限界利益から控除すべきであるとされた事例
４ 特許法１０２条１項所定の「実施の能力」は、潜在的な能力で足り、生産委託等の方法により、侵害品の販売数量に対応する数量の製品を供給することが可能な場合は実施の能力があるというべきであり、その主張立証責任は特許権者側にある。
５ 特許法１０２条１項ただし書所定の「特許権者が販売することができないとする事情」は、侵害行為と特許権者の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情をいい、例えば、①特許権者と侵害者の業務態様や価格等に相違が存在すること（市場の非同一性）、②市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、④侵害品及び特許権者の製品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）に相違が存在することなどの事情がこれに該当し、上記の事情及び同事情に相当する数量の主張立証責任は、侵害者側にある。
【参照条文】 特許法１０２－１
【掲載誌】 判例時報２４６４号６１頁
特許法
（損害の額の推定等）
第百二条 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。
一 特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量（次号において「譲渡数量」という。）のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量（同号において「実施相応数量」という。）を超えない部分（その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量（同号において「特定数量」という。）を控除した数量）を乗じて得た額
二 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合（特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。）におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額
２ 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
３ 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
４ 裁判所は、第一項第二号及び前項に規定する特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、特許権者又は専用実施権者が、自己の特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施の対価について、当該特許権又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該特許権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該特許権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。
５ 第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
主 文
１ 一審原告の控訴及び訴えの変更に基づき，原判決を次のとおり変更する。
（１） 一審被告は，原判決別紙被告製品目録１ないし９記載の美容器を譲渡し，又は譲渡の申出をしてはならない。
（２） 一審被告は，原判決別紙被告製品目録１ないし９記載の美容器を廃棄せよ。
（３） 一審被告は，一審原告に対し，４億４００６万円及びうち３８１０万円に対する平成２８年６月１５日から，うち４０５万円に対する平成２９年８月２６日から，うち２億５７８５万円に対する同年１１月１７日から，うち１億４００６万円に対する令和元年５月１５日から，各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
（４） 一審原告のその余の請求を棄却する。
２ 一審被告の控訴を棄却する。
３ 訴訟費用は，第１，２審を通じて，これを２０分し，その１を一審原告の負担とし，その余を一審被告の負担とする。
４ この判決は，第１項（１），（２）及び（３）に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１ 控訴の趣旨
１ 一審原告
（１） 原判決を次のとおり変更する。
（２） 一審被告は，原判決別紙被告製品目録１ないし９記載の美容器を譲渡し，又は譲渡の申出をしてはならない。
（３） 一審被告は，原判決別紙被告製品目録１ないし９記載の美容器を廃棄せよ。
（４） 一審被告は，一審原告に対し，５億円及びうち３８１０万円に対する平成２８年６月１５日から，うち４０５万円に対する平成２９年８月２６日から，うち２億５７８５万円に対する同年１１月１７日から，うち２億円に対する令和元年５月１５日から，各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
（一審原告は，当審において，上記美容器の製造，使用，貸渡し，輸出及び貸渡しの申出の差止めの訴えを取り下げ，３億円の損害賠償請求を，上記のように拡張した。）
２ 一審被告
（１） 原判決のうち一審被告敗訴部分を取り消す。
（２） 上記取消部分に係る一審原告の請求を棄却する。
第２ 事案の概要
１ 訴訟の概要
（１） 本件は，発明の名称を「美容器」とする後記２（２）の各特許権を有する一審原告が，一審被告に対し，一審被告が原判決別紙「被告製品目録」１ないし９記載の美容器（以下，それぞれ「被告製品１」等といい，総称して「被告製品」という。）の製造，使用，譲渡，貸渡し，輸出，又は譲渡若しくは貸渡しの申出をすることは，上記各特許権を侵害すると主張して，①特許法１００条１項及び２項に基づき，上記各特許権による被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに，②民法７０９条に基づき，一部請求として，後記２（２）イの特許権の侵害による，特許法１０２条１項の損害金３億円及びうち３８１０万円に対する平成２８年６月１５日（訴状送達の日の翌日）から，うち４０５万円に対する平成２９年８月２６日（平成２９年８月１５日付け訴えの変更申立書の送達日の翌日）から，うち２億５７８５万円に対する同年１１月１７日（平成２９年１１月１３日付け訴えの変更申立書（２）の送達日の翌日）から，各支払済みまで民法所定年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
（２） 原審は，被告製品の製造販売等は，後記２（２）イの特許権を侵害すると判断した上で，被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄，並びに，損害金１億０７３５万０６５１円及びうち３８１０万円に対する平成２８年６月１５日から，うち４０５万円に対する平成２９年８月２６日から，うち６５２０万０６５１円に対する同年１１月１７日から各支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で，一審原告の請求を認容し，その余の請求を棄却した。
（３） 一審原告及び一審被告は，いずれも，原判決を不服として控訴した。