平成23年 発明の特別な技術的特徴を変更する補正及び発明の単一性の要件に関する調査研究 その2である。


 「発明の特別な技術的特徴を変更する補正及び発明の単一性の要件に関する調査研究」報告書の資料編には出願人が採った種々の具体的な対応策が載っており、非常に参考となる。


 審査時、特許請求の範囲の最初に記載される発明がSTFを有していないと判断されないようにクレーム(請求項1)を作成することが理想的ではある。しかし、実際問題としてはどうなんだろう。


 例えば、先行技術と僅かに相違するクレームを作成し、果たして審査官がどのように判断するかをみる、リスクを冒さず(いわゆるチャレンジクレームを慎み)、先行技術から判断してこれなら審査官が特許を認めるだろうと予想される、いわゆる妥当なクレームを作成しておく。


 これについては、妥当なクレームが出願人が望む範囲のクレームになるのか、疑問がある。


 また、いくら先行技術調査をしても調査洩れを無くすことが出来ず、先行技術から判断してこれなら審査官が特許を認めるだろうと予想される妥当なクレームを本当に作成することが出来るのか。


 そうすると、出願人が望む範囲のクレームで審査官の判断をあおぐべきなのか。


 その場合、可能な限り最初の拒絶理由通知の応答で対処する。最後の拒絶理由まで引きずらないようにすべきである。


 必要以上にクレームを限定しなければならなくなる事態を回避するため???


 37条違反で発明の単一性以外の要件について審査が行われなかったクレームについては権利化を断念するか、あるいは分割出願をして権利化を目指す。



 以上はほんの一例であり、いろいろなヒントが詰まっているので、是非参考にして欲しい。