知財アラカルト

医薬、バイオ、食品、化粧品、一般化学、高分子などの化学系分野に関する知財判決(主として特許と商標)や知財報道を取り上げ、その要点をコンパクトにまとめると共に、その要点についてコメントを付し、皆様方のお役に立つような情報として提供していきたいと思います。


テーマ:
平成27年(2015年)12月8日知財高裁2部判決
平成27年(行ケ)1019号 審決取消請求事件

原告:三栄源エフ・エフ・アイ
被告:JKスクラロースジャパン

 本件は、原告の特許権に関して、
明確性要件(特許法36条6項2号)に違反するとした特許庁の審決を知財高裁が支持した事例に関するものです。
最高裁HP:http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85538

(1)事件の概要
被告は、原告特許権者の特許(特許3938968号、発明の名称「渋味のマスキング方法」)に対して無効審判(無効2012-800076)を請求したところ、特許庁はまず、訂正を認めた上で当該審判請求を排斥しました。しかし、被告の出訴に対し知財高裁はその審決を取消し、原告はその判決を不服として最高裁に上告受理の申立てを行いましたが、不受理の決定が下されましたので、特許庁に差し戻され、改めて審理が再開されました。
 そして、審理再開後の審決において、特許庁は、新たな訂正を認めた上で知財高裁の判断に基づき、今度は明確性要件違反で当該特許は無効と判断しました。原告はその審決を不服として知財高裁に出訴しましたが、知財高裁はこの度特許庁の審決(明確性要件違反)を支持しました。
②問題となった本件訂正前後の請求項1
<本件訂正前(第1訂正)の請求項1>

 茶,紅茶及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料に,スクラロースを,該飲料の0.0012~0.003重量%の範囲であって,甘味を呈さない量用いる
ことを特徴とする渋味のマスキング方法。
<本件訂正後の請求項1>
 ウーロン茶,緑茶,紅茶及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料に,スク
ラロースを,甘味を呈さない範囲の量であって,且つ該飲料の0.0012~0.
003重量%
用いることを特徴とする渋味のマスキング方法。
③本件訂正前の上記請求項1については、特許庁は、「甘味を呈さない量」が訂正明細書に定義されていないことによっては、訂正発明は不明確であるとまでは言うことができない、とまず審決しましたが、知財高裁は、前判決において、この審決には誤りがあると判断しました。
 そこで、原告特許権者は、審理再開後において、上記本件訂正のように
第1訂正の下線部分の用語を入れ替えような訂正を行うことにより、知財高裁の前判決をかわし、明確性要件を充足し当該特許を維持しようとしました。しかし、特許庁は、次のように判断して、今度は明確性要件に違反すると判断しました。
『本件訂正後の「甘味を呈さない範囲の量であって,且つ該飲料の0.0012~0.003重量%」は,第1訂正の「該飲料の0.0012~0.003重量%の範囲であって,甘味を呈さない量」と同様であり,前者の「甘味を呈さない範囲の量」は,後者の「甘味を呈さない量」と同義である。
 したがって,「甘味を呈さない範囲の量」に関して,その範囲が一義的に決定さ
れるような定義や具体的な測定方法が本件訂正後の明細書中に記載されておらず
,また,実施例においてもスクラロースの濃度が甘味を呈さない範囲の量であることは一切記載されていないことから,訂正発明の「甘味を呈さない範囲の量」という記載は不明確である。』

(2)裁判所の判断
 
第1訂正に係る「該飲料の0.0012~0.003重量%の範囲であって,甘味を呈さない量」の「甘味を呈さない量」という記載が先の知財高裁判決により不明確と判断されたことを受け、原告特許権者は、前記第1訂正に係る前段と後段の発明特定事項を実質入れ替えにより明確性要件をクリアーしようとしましたが、特許庁はそれを否定しました。その特許庁の審決に対して、知財高裁は、概ね次のように判断し、特許庁の当該審決を支持しました。
①本件発明は,本件訂正前後を問わず,一貫して,スクラロースを,ヒトの官能評価によって判明する「甘味の閾値以下の量」,かつ,飲料の全体の量から算定可能な「該飲料の0.0012~0.003重量%」という2つの独立した条件を満たす範囲内で使用することによって,渋みをマスキングできる効果を有する発明であるといえる。
原告は、・・・,第1訂正後の本件発明と本件訂正後の本件発明は,実質的に同一でないと主張する。
  ア)しかしながら,第1訂正後の本件発明と本件訂正後の本件発明では,いずれも「であって」という用語によって,前後の発明特定事項が接続されているが,「であって」における「て」は,対句的に語句を並べ,対等,並列の関係で前後を結びつける作用を有する接続助詞であるから,両発明は,いずれも「該飲料の0.0012~0.003重量%の範囲」であること(条件A),及び「甘味を呈さない量」であること(条件B)という2つの条件を共に満たしていることを要求していると解される。したがって,両発明では,ただ条件の記載順序が異なるにすぎない。そして,記載順序の違いは,2つの条件を共に満たす範囲に影響を与えるもの
ではない

 イ)原告の主張は,発明特定事項が「AかつB」と記載された場合には,条件Aを満たす集合の中に条件Bを満たす集合が包含されていることが前提となるが,逆に「BかつA」と記載された場合には,条件Bを満たす集合の中に条件Aを満たす集合が包含されていることが前提となるというものである。しかしながら,各集合に属するための条件が相互に独立した項目であれば,ある特定の条件を満たす集合は,他の条件を満たす集合から何ら影響を受けずに,当該特定条件を満たす集合の大きさや帰属する要素を規律するはずである。そして,複数の条件を満たす集合体の大きさや帰属する要素は,いずれの条件を先に検討しても,それぞれの重なり合う範囲となるのであり,同じ結果になるはずである。したがって,「AかつB」と「BかつA」は同じものを指すのであって,仮に条件Aを満たす集合の中に条件Bを満たす集合全体が包含される関係にあるのであれば,「AかつB」も「BかつA」も条件Bを満たす集合を指すことになり,条件Bを満たす集合の中に条件Aを満たす集合が包含される関係にはならない。前記1のとおり,本件発明において,「該飲料の0.0012~0.003重量%の範囲」であることは,当該飲料の重量によって計算上算定される値であり,かつ,「甘味を呈さない量」であることは,ヒトの味覚によって検査される値であり,それぞれ独立した条件であり,一方の条件が論理的に当然に他方の条件に影響するものではない。
 ウ)本件訂正後の請求項1は,「・・・スクラロースを,該飲料の0.0012~0.003重量%の範囲であって,且つ0,003重量%の場合においてスクラロースの甘味を呈さない量を用いることを特徴とする渋みのマスキング方法」ではなく,「・・・スクラロースを,甘味を呈さない範囲の量であって,且つ該飲料の0.0012~0.003重量%用いることを特徴とする渋味のマスキング方法。」である。すなわち,本件訂正後の請求項1は,スクラロース0.003重量%の場合に甘味があるときがあることを前提としつつ,より少ない重量%として甘味を呈さない場合をも,その発明特定事項の対象とするものである。したがって,0.003重量%の場合に常にスクラロースの甘味を呈さないことを前提とした原告の主張は,特許請求の範囲の記載に基づかないものといわざるを得ない。本件訂正後の明細書の記載を参酌しても,同明細書中には,ウーロン茶飲料においてスクラロースを0.0012%用いた場合(【0018】)及び緑茶飲料においてスクラロースを0.0014%用いた場合(【0019】)に渋みがマスキングされることは確認されているが,それぞれの飲料においてスクラロースを0.003重量%使用した場合に,甘味を呈するか否かは確認されていない
 エ)(原告の)主張は,甘味を呈する閾値と0.003重量%との大小関係が一義的に定まることを前提とするものであるところ,かかる前提自体は,前件判決で採用できないことが明らかにされている。すなわち,前件判決は,明確性要件違反である理由として,極限法が甘味の閾値の測定方法として一般的であるとはいえないこと,官能検査の方法等により甘味の閾値が異なる蓋然性が高いことを前提としつつ,「0.0012~0.003重量%の範囲」は非常に狭く,「甘味を呈さない量」が「0.0012~0.003重量%」との関係でどの範囲の量を意味するのか不明であると判示したのであって,最後の判示部分は,異なる官能検査方法を用いた場合の甘味の閾値が,「0.0012~0.003重量%の範囲」における上下限値と,一義的な大小関係が決まらないことを,明確性の観点から問題としたものと解される。したがって,原告が主張するように,甘味の閾値が0.0012~0.003重量%の範囲内にあるような飲料を当然に除外することはできないし,甘味閾値を求める必要がないともいえない。

(3)コメント
 当該判決は、2つの独立した条件ABを発明特定事項として「AかつB」と表現した場合、これを入れ替え「BかつA」と表現しても同じであることを示しています。当然のようですが、本件ではそのAとBに相当する条件(
「0.0012~0.003重量%の範囲」と「甘味を呈さない量」)が独立しているか否かが問題か否かであったと思われます。
 もし、AとBとが従属関係にあり、明細書にもそのように記載されていれば、判断は変わったかもしれません。
 いずれにしましても、
「甘味を呈さない量」という発明特定事項について、色々な測定方法があり一義的に決まらないようですので、そうであればそれを補う定義等を十分に明細書に記載しておかないと、本事件のように明確性要件に違反すると判断される可能性があると思います。

以上、ご参考になれば幸いです。
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