知財アラカルト

医薬、バイオ、食品、化粧品、一般化学、高分子などの化学系分野に関する知財判決(主として特許と商標)や知財報道を取り上げ、その要点をコンパクトにまとめると共に、その要点についてコメントを付し、皆様方のお役に立つような情報として提供していきたいと思います。


テーマ:
平成27(2015年)6月5日最高裁第二小法廷判決
平成24年(受)1204号 特許権侵害差止請求事件

上告人:テバ
被上告人:協和発酵キリン

 本件は、プロダクト・バイ・プロセス(PBP)特許に関して、かかる特許発明を真正か不真正かに区分けし、原則は不真正と考え、その場合はいわゆる製法限定説で特許を解釈すべきと判断した知財高裁の大合議判決(平成22年(ネ)10043)を破棄し、要するにPBP特許は押し並べていわゆる物同一説で解釈すべきと最高裁は判示し、また明確性の特許要件について審理を尽くすべく知財高裁に差し戻した
事件に関するものです。最高裁判決ということもありますが、特許実務に大きな影響を与える判決かと思います。
 発明の要旨認定にも影響し、特許庁では審査基準(記載要件)の見直しを進めるようです。
最高裁HP:http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85145

(1)判決の概要
 
この度の最高裁判決のポイントは、判決文に下線が引かれている次の箇所と思います。
物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その特許発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるものと解するのが相当である。
(いわゆる物同一説を採用)
物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である。
上記事情を不可能・非実際的事情という

(2)コメント
①上記前段について、最高裁は、物の特許権の効力からPBP特許は物同一説で解釈すべきと判断しました。これはこれで一つの判断かと思います。正論を貫いた感があります。また、特許性判断での発明の要旨の認定侵害性判断での特許発明の技術的範囲の解釈とを一致させるためでもあるのでしょう。実際的にも、物の製法特許との棲み分けができると思います。製法限定説であれば、物の製法特許の効力と実質変わらないからです。
 しかしながら、構造や特性で物を特定することについて不可能・非実際的事情がないPBP特許のクレームは、明確性要件(特許法36条6項2号)に適合しないという後段の判断には、些か疑問を持ちます。山本裁判官の補足意見に近い考えを持ちます。
製法も物を特定するための一つのツールと思いますし、構造ないし特性で直接特定できる、さほど困難でない場合でも、製法で特定する方がむしろ発明を理解しやすく、また排他権として抜けの少ない特許を取得できる場合もあると思います。仮に構造や特性で直接特定できるとしても、それに多大な労力と時間を要するのも先願主義の下、あまり宜しくないように思います。また、構造等では十分に発明思想を表現しきれず、下手に構造等で表現すると従来の物と区別し難くなる場合もあります。
 例えば、iPS細胞は、ES細胞と技術的に(また物としても)違うものと理解されていると思います。
製法・原料に由来することかもしれませんが、ES細胞と異なりiPS細胞は、自家細胞から製造できるので拒絶反応がなく、あらゆる細胞から製造でき、また卵子を壊さないから倫理上の問題もないという特徴(効果)を有しているからです。しかし、幹細胞として本質的機能は同じですから(あらゆる臓器に分化していく能力を有する)、構造でES細胞との違いを表現しようとすると微差になるかもしれず、でも構造での特定が可能として構造での特定を強要すると、特許が取り辛くなるかもしれませんまた、構造で特定し特許を取得するとその構造に発明が限定され却って狭い特許になり、それで果たしてiPSの保護が十分に図れるのかということも問題です。PBPが物同一説であれば、いわば特定の構造に限定されないことになりますので、より厚い保護が得られるように思います。但し、場合によりその保護範囲が不明確になり、第三者に不測の不利益を与える恐れはあるかもしれません。なお、初期のiPS細胞特許はES細胞との機能ないし構造の同一性からか、日本では製法特許として取得されていると思います。PBPで物としてクレームすることも考えられたかもしれません?。
 植物抽出エキスなどについても、それを分析し、例えば、一定の成分組成でクレームすることは可能かもしれません。しかし、実験に用いた一部の植物のみの結果から、成分組成をクレームするのは危険で、特許に抜けを生ずる場合があるように思います。また、(無理に)成分組成でクレームされた場合、従来技術との対比が困難になるケースもあるかと思います。むしろ植物原料やその他の材料とプロセスを見て、従来技術と対比する方が新規性等の判断が容易な場合があるかと思います。
 このように物の構造等での特定に不可能・非実際的事情がなければPBPクレームは不明確とみなされるのは、却って発明の保護(特許法1条)に欠けることになるのではないかと危惧します。第三者にとっても不便な場合があると思います。
 従って、
物に対する表現の形式のみで特許可否が決まることは疑問であり、仮にそういう運用を行うとしても、不可能・非実際的事情以外の事情があっても明確性要件を満たす運用を望みます。例えば、構造等による特定がさほど困難でない場合であっても、少なくとも特許庁の審査基準にあるように、構造等での特定が「不適切」な場合であればPBPクレームは明確であるとされるべきと思います(補足意見で若干否定されているが)。
 なお、PBPはクレームの一部分でも普通に使われたり
(方法の特許でもあり得る)、一つの用語自体に製法が内包例、マウス腫瘍細胞抽出物)されていることもよくありますので、できる限り広く認められ不明確とならないことを願います。
発明の要旨認定と特許発明の技術的範囲の解釈とは、以前は、行政マターと司法マターということで一致しなくてもあまり問題となりませんでした。しかし、無効の抗弁(特104条の3)が認められるようになってからは、そのようなダブルスタンダードは宜しくなくなってきています。
 だからと言って、
構造や特性でさほど困難なく発明(物)が特定できるのであれば、製法特定は不明確で許さないと言わんばかりの今回の最高裁判決には、個人的には少々疑問を持ちます。
④なお、今回の最高裁判決では、明確性要件の審理を尽くすべく、本件は知財高裁に差し戻しになりますが、構造等の特定に不可能・非実際的事情があることを上告人が立証できなければ、本件特許クレームは不明確で無効と判断され、原審は破棄されましたが上告人は敗訴となります。

以上、ご参考になれば幸いです。
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